18 A 51/2023 – 53

Rubrum

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lachmanna a soudců Mgr. Jana Ferfeckého a Mgr. Martina Bobáka v právní věci žalobkyně: Herbai a.s., IČO 24761346 sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 zastoupené Mgr. Radkou Červenkovou, advokátkou sídlem Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2 proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6 za účasti: Laboratoires M&L, Societé Anonyme sídlem Zone Industrielle St–Maurice, 041 Manosque, Francie zastoupené Mgr. Alexandrem Vališem, advokátem, sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 5. 2023, čj. O–571853/D22097821/2022/ÚPV, takto:

Výrok

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 5. 2023, čj. O–571853/D22097821/2022/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 11 228 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupkyně žalobkyně, Mgr. Radky Červenkové, advokátky.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „předseda Úřadu“) ze dne 3. 5. 2023, čj. O–571853/D22097821/2022/ÚPV (dále též „Napadené rozhodnutí“), kterým předseda Úřadu k rozkladu osoby zúčastněné na řízení změnil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) ze dne 14. 10. 2022, čj. O–571853/D21096361/2021/ÚPV (dále též „Prvostupňové rozhodnutí“).

2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad zamítl námitky podané osobou zúčastněnou na řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném od 1. 2. 2022 (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), proti zápisu slovní ochranné známky zn. sp. O–571853 ve znění „Herbai“ (dále též „napadená ochranná známka“ či „napadené označení“), jejímž přihlašovatelem byla žalobkyně, do rejstříku ochranných známek.

3. Napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 3. 5. 2023.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

4. Předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí rekapituloval závěry vyslovené v Prvostupňovém rozhodnutí. Současně shrnul obsah rozkladu podaného osobou zúčastněnou na řízení a podání žalobkyně (přihlašovatele napadené ochranné známky) v rámci řízení o rozkladu. Dále rekapituloval, že napadená ochranná známka zn. sp. O–571853 ve znění „Herbai“, s právem přednosti ze dne 6. 5. 2021, byla zveřejněna dne 7. 7. 2021 pro seznam konkrétních výrobků a služeb zařazených do tříd 3, 35 a 44 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

5. Předseda Úřadu dále uvedl, že namítaná obrazová ochranná známka EU č. 16608374 v provedení [OBRÁZEK], s právem přednosti ze dne 13. 4. 2017, byla zapsána dne 13. 10. 2017, s právními účinky pro území České republiky ode dne 13. 4. 2017 (dále též „namítaná ochranná známka“) pro zde uvedené výrobky a služby zařazené ve třídách 3, 35 a 44 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

6. Předseda Úřadu podotknul, že rozkladové námitky směřují proti posouzení podobnosti kolidujících označení, lépe řečeno posouzení jejich nepodobnosti. Rozkladové námitky naopak nesměřují proti závěrům Úřadu ohledně srovnání přihlašovaných výrobků a služeb a výrobků a služeb namítané ochranné známky, ani proti závěrům o průměrném spotřebiteli a okruhu spotřebitelské veřejnosti.

7. Pokud jde o vymezení relevantního okruhu spotřebitelské veřejnosti, předseda Úřadu převzal závěry Prvostupňového rozhodnutí, když tyto nebyly napadeny námitkami. Spotřebitel výrobků a služeb ze tříd 3, 35 a 44 mezinárodního třídění tak bude pocházet ze širokého okruhu laické veřejnosti, a to k vlastní spotřebě, tak i z veřejnosti z řad podnikatelů – prodejci a distributoři výrobků a také odborníků využívajících při své činnosti předmětné výrobky – lékaři, kosmetičky, maséři, pedikéři ,zdravotníci apod. Lze tedy mít za to, že takový spotřebitel bude nadán vyšší mírou pozornosti při výběru takových produktů, když mají vliv na zdraví člověka a stejně tak lze vyšší míru pozornosti předpokládat u reklamních a propagačních služeb s tím spojených.

8. K otázce posouzení podobnosti rozkladem dotčených přihlašovaných výrobků a služeb ve třídách 3, 35, 44 mezinárodního třídění a namítaných výrobků a služeb ze stejných tříd mezinárodního třídění předseda Úřadu taktéž převzal závěry Úřadu, tedy že tyto výrobky a služby jsou shodné či vysoce podobné.

9. K vizuálnímu hledisku podobnosti kolidujících označení předseda Úřadu konstatoval, že napadená ochranná známka je slovním označením, které je tvořeno jedním prvkem, a to prvkem „Herbai“. Slovní ochranná známka tak ze své podstaty může být užívána jejím vlastníkem v jakékoliv grafické podobě. Naopak namítaná ochranná známka je obrazovým typem známky, který se skládá ze dvou řádků, kdy v horním se nachází slovní prvek „HERBAE“, jenž je vyhotoven větším písmem, než pod ním uvedené slovní spojení „PAR L´OCCITANE“. I s odkazem na obecné pravidlo, že průměrný spotřebitel přikládá větší důležitost prvkům, které jsou napsány většími písmeny, a také s ohledem na běžný způsob čtení zleva doprava, a v tomto případě seshora dolů, tak předseda Úřadu uzavřel, že z vizuálního hlediska je dominantním prvkem právě část „HERBAE“, ale ani zbylá část „PAR L´OCCITANE“ neujde pozornosti průměrného spotřebitele. Napadená ochranná známka se hned v prvních pěti písmenech shoduje s prvním slovním prvkem namítané ochranné známky, přičemž se liší pouze v posledním písmenu „i“ u napadené ochranné známky a „E“ u namítané. Předseda Úřadu i s odkazem na judikaturu uzavřel, že rozdíl koncovek kolidujících označení nemůže zvrátit jejich shodu v dominantní části „Herba“, a to i s ohledem na skutečnost, že napadená ochranná známka je tvořena pouze slovním prvkem „Herbai“. Vizuální vnímání kolidujících označení spotřebitelem pak bude jistě ovlivněno i tím, že spotřebitel zaznamená význam společné části „herba“, tedy že je produkt spojen s bylinou a je bylinného původu. Tento prvek mu tak utkví v paměti a bude mu tak přikládat větší význam. Proto předseda Úřadu dospěl k závěru odlišnému od Úřadu, a konstatoval podobnost porovnávaných označení z hlediska vizuálního, byť v nižším stupni.

10. Pokud jde o fonetickou podobnost, předseda Úřadu souhlasil s rozborem zvukové reprodukce porovnávaných označení v Prvostupňovém rozhodnutí. Uvedl, že napadená ochranná známka bude vyslovována jako „her–baj“ případně „her–baí“, zatímco namítané označení jako „her–ba–é–par–lo–ci–ta–ne“ nebo „her–bé–par–lok–si–ta–ne". Rozdíl zakončení prvních slovních prvků obou kolidujících označení, tedy „baj“ popřípadě „baí“ a „ba–é“ nebo „bé“ však nemusí spotřebitel z fonetického hlediska zaznamenat, když taková označení nejsou v českém jazyce obvyklá a samohlásky „i“ a „e“ jsou si výslovností podobné. Je pravdou, že namítaná ochranná známka pokračuje druhou částí „par–lo–ci–ta–ne“ nebo „par–lok–si–ta–ne“, která u napadeného označení absentuje, avšak nemusí být spotřebitelem vůbec vyslovena. S ohledem na další důvody, včetně již zmiňovaného pravidla, že je dáváno většího významu začátku slov a zároveň je v české výslovnosti kladen přízvuk na první slabiku, tak předseda Úřadu na rozdíl od Úřadu konstatoval, že z fonetického hlediska je mezi kolidujícími označeními dána podobnost v nižším stupni.

11. K sémantické podobnosti kolidujících označení pak předseda Úřadu přisvědčil závěrům Úřadu v tom smyslu, že průměrný spotřebitel si spojí výraz „herb“ nebo „herba“ (latinského původu), který mají společný obě kolidující označení, s pojmem „bylina“ či „rostlina“. Průměrný spotřebitel sezná, že výrobky či služby opatřené tímto označením jsou založené na bylinné bázi, a to jak v kosmetice, tak medicíně. Prvky „Herbai“ a „HERBAE“ jsou si tedy podle něho sémanticky podobné. Předseda Úřadu však vyslovil nesouhlas se závěry Úřadu, tedy že uvedené prvky „Herbai“ a „HERBAE“ nemají žádnou rozlišovací způsobilost. Naopak jim Předseda Úřadu přisoudil jistou distinktivitu, přestože v omezené míře, když se nejedná o typická a běžně užívaná česká slova a nachází se ve tvarech, které český spotřebitel nepovažuje za obvyklé. Naopak označení „PAR L´OCCITANE“, které je součástí namítané ochranné známky, nemá ze sémantického hlediska žádnou roli.

12. K otázce celkového hodnocení předseda Úřadu shrnul, že kolidující označení shledal na rozdíl od Úřadu z hlediska celkového dojmu za podobná, a to i přes omezenou rozlišovací způsobilost společné části prvních slovních prvků kolidujících označení, tj. „herba“. Označení jsou podobná ze všech hledisek, tedy z vizuálního, sémantického a fonetického. Tato podobnost pak vychází právě z jednoslovného označení napadené známky „Herbai“ a prvního slovního prvku namítaného označení „HERBAE“, které se odlišují až v posledním písmenu. Pokud jde o další část namítaného označení „PAR L´OCCITANE“, pak tato je graficky i velikostně upozaděna. Společná část „herba“ je sice nadána nízkou rozlišovací způsobilostí, ale nelze odhlédnout od skutečnosti, že je umístěna na počátku obou kolidujících označení, a proto jej spotřebitel vždy zaznamená. Nelze ani ignorovat, že je společná část „herba“ v obou případech zakončena originálně, a proto se jedná o novotvary. Předseda Úřadu tak vyslovil nesouhlas s Úřadem, který konstatoval, že distinktivita u společné části „herba“ zcela absentuje.

13. Předseda Úřadu dále sumarizoval důvody odlišného posouzení vlastní pravděpodobnosti záměny. Uvedl, že shledal podobnost kolidujících označení ve všech posuzovaných hlediscích, tj. ve významovém, vizuálním v nižší míře a ve fonetickém v nižší míře, což vede k podobnosti z hlediska dojmu celkového. Předseda úřadu tak konstatoval existenci pravděpodobnosti záměny předmětných ochranných známek a naplnění podmínek podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. Předseda Úřadu vycházel i z toho, jak byl Úřadem definován průměrný spotřebitel. Obě porovnávaná označení vzbuzují u spotřebitelů dojem, že produkty jimi označené jsou založeny na bylinném základu, což vede k léčivému či jinak blahodárnému účinku. Průměrný spotřebitel se tak u výrobků označených napadenou ochrannou známkou může domnívat, že se jedná o novou řadu produktů osoby zúčastněné na řízení. V supermarketech či drogeriích většinou není k dispozici vyškolený personál, a proto je spotřebitel odkázán na svou paměť a znalosti. Namítané označení je sice doplněno o další distinktivní prvek, a to slovní spojení „PAR Ľ OCCITANE", avšak tento není dominantním prvkem v označení. Dominantní postavení v namítaném označení má pak prvek „HERBAE“. Oproti tomu napadené označení je tvořeno pouze jedním slovem „Herbai“, které má sníženou distinktivitu, ale neplní svou základní funkci, tj. odlišení se od jiných označení na trhu, a naopak zasahuje do práv vlastníka namítané ochranné známky. Předseda Úřadu pak i s odkazem na komunitární judikaturu konstatoval, že obecně platí, že je nebezpečí záměny vyšší, čím je vyšší rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Avšak ani nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nevylučuje ono nebezpečí záměny, a to například z důvodu podobnosti jak kolidujících označení, tak i podobnosti kolidujících výrobků a služeb. Předseda Úřadu opětovně odkázal na komunitární judikaturu, a uzavřel, že: „(…) průměrný spotřebitel (s průměrnou až vyšší mírou pozornosti s ohledem na druh výrobků a služeb) si s největší pravděpodobností nevzpomene, že namítaná ochranná známka obsahuje další, resp. jiné slovní a grafické prvky, anebo si tyto odlišnosti sice uvědomí, ale upoutá ho především podobnost prvního (a dominantního) slovního prvku namítané ochranné známky „HERBAE“ s jediným prvkem napadeného označení „Herbai“.“ 14. Se zřetelem k uvedenému předseda Úřadu korigoval závěry Prvostupňového rozhodnutí a shledal, že existuje pravděpodobnost záměny na straně spotřebitelské veřejnosti, neboť jsou splněny kumulativní podmínky stanovené § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., tj. shodnost nebo podobnost předmětných označení a zároveň shodnost nebo podobnost části námitkami dotčených výrobků/služeb, na něž se označení vztahují.

15. Předseda Úřadu se dále vyjádřil k některým námitkám vzneseným žalobkyní v řízení o rozkladu. Uvedl, že vysoká frekvence užívání slovního prvku „herba“, čemuž svědčí celkem 220 záznamů v rejstříku Úřadu, EUIPO a WIPO pro třídu 3 mezinárodního třídění, nemá vliv na rozhodnutí v projednávané věci. Předmětem projednávaného řízení je posouzení, zda existuje riziko pravděpodobnosti záměny mezi napadenou a namítanou ochrannou známkou. Každé řízení je individuální a jejich výsledky nelze automaticky vztahovat do řízení jiných. Většina zmíněných ochranných známek je pak doplněna o další slovo či je doplněna obrazovým prvkem. Předseda Úřadu také poukázal na tuzemskou judikaturu, konkrétně na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 As 43/2013 – 71, kde bylo konstatováno, že: „(…) mnohost zápisů je sama o sobě pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek ze strany průměrného spotřebitele irelevantní, neboť průměrný spotřebitel si běžně v rejstříku nevyhledává, nadto množství zápisů nic nevypovídá o tom, zda jde o ochranné známky skutečně užívané pro výrobky a služby, pro které jsou zapsány, ani o tom, zda zapsaná označení obstála v námitkovém řízení či řízení před soudem, anebo je jejich zápis jen důsledkem pasivity v úvahu přicházejících namítajících či chybného posouzení zápisné způsobilosti ze strany orgánů veřejné moci v minulosti.“ I z tohoto důvodu předseda Úřadu této námitce nepřisvědčil.

16. Předseda Úřadu pak nemohl přisvědčit ani námitce žalobkyně, že část označení namítané ochranné známky „PAR L´OCCITANE“ bude považována průměrným spotřebitelem za informaci o obchodním původu výrobku. Tato tvrzení přihlašovatel nejenže neprokazoval, ale ani nebylo ze strany namítajícího/osoby zúčastněné na řízení uplatněno právo k namítané ochranné známky – dobré jméno a známost.

17. Důvodnou neshledal předseda Úřadu ani námitku, v níž žalobkyně poukazovala na rozhodnutí Úřadu ze dne 24. 3. 2020, čj. O–545889/D18101497/2018/ÚPV, kde bylo Úřadem rozhodováno o existenci pravděpodobnosti záměny mezi slovním označením „HERBASAN“ a slovním označením „HERBASOLVAN“. Podle předsedy Úřadu bylo v namítaném rozhodnutí konstatováno, že společná část „HERBA“ má nízkou rozlišovací schopnost, tedy tato schopnost neabsentuje. Předseda úřadu také uvedl, že označení obsahují koncovku „SAN“ respektive „SOLVAN“, a proto není takové rozhodnutí přiléhavé pro toto řízení, když kolidující označení ve svém dominantním prvku se liší pouze samohláskou „E“ potažmo „i“.

III. Žaloba

18. Žalobkyně v podané žalobě předeslala, že Napadené rozhodnutí je věcně nesprávné a v rozporu se zákonem č. 441/2003 Sb., když předseda Úřadu došel k chybnému závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje pravděpodobnost záměny, vyhověl námitkám osoby zúčastněné na řízení a Prvostupňové rozhodnutí změnil tak, že přihlášku napadené ochranné známky zamítl ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.

19. Žalobkyně nejprve stručně shrnula průběh řízení před Úřadem a obecně pojednala o funkcích ochranných známek a pravděpodobnosti záměny za současného odkazu na zákonný rámec a judikatorní praxi. Poté odkázala na argumentaci uplatněnou v řízení před „Úřadem“ a stručně vyložila její základní body, tedy, že společná část kolidujících označení „herba“ bude veřejností vnímána pouze informativně. Označení „herba“ odkazuje na bylinné složení, případně vůni a jiné specifické vlastnosti daných kosmetických výrobků. Ona společná část má sice základ v latinském slovu herb/herbae, ale českému spotřebiteli je jeho význam znám, když jej český jazyk přejal například ve slově herbář nebo herbální. Taktéž je využíván k označení velkého množství kosmetických výrobků.

20. Žalobkyně konstatovala, že při existenci takového množství ochranných známek se shodným začátkem herb/a tak nemá tato část sama o sobě schopnost odlišit od sebe produkty různých subjektů, ale pouze odkazuje na bylinný základ. Proto veřejnost nebude dovozovat, že výrobek označený napadenou ochrannou známkou „Herbai“ pochází z produkce osoby zúčastněné na řízení, která je vlastníkem namítané ochranné známky [OBRÁZEK].

21. Z vizuálního hlediska jsou pak kolidující označení odlišena nejen zakončením prvního slovního prvku („Herbai“ vs. „HERBAE“), ale taktéž tím, že napadené označení je tvořeno jedním slovem, zatímco namítané třemi, a též samotnou délkou, respektive počtem užitých písmen, tj. 6 písmen u napadeného označení a 18 písmen u namítaného, což je trojnásobek.

22. Pokud jde o sémantické hledisko, žalovaný se dle žalobkyně dopustil při jeho hodnocení logické chyby, když kolidující označení posoudil jako sémanticky podobná, když obě odkazují na koncept bylin a bylinného složení takto označených výrobků a služeb. Byliny jsou součástí až stovek výrobků různých výrobců a značek kosmetických přípravků, a proto takové označení není s to odlišit od sebe produkty různých výrobců a konečně takový koncept založený na bylinném složení není vůbec schopný vyvolat nebo spíše zapříčinit pravděpodobnost záměny.

23. Žalovaný měl též pochybit při hodnocení celkového dojmu kolidujících označení, a to zejména tím, kdy kladl přílišného důrazu na podobnost znění napadeného označení „Herbai“ a prvního slovního prvku namítaného označení „HERBAE“, ale vůbec nevzal v potaz další část namítaného označení, a to slovní prvek „PAR L´OCCITANE“ a jeho vliv na celkový dojem. Přitom právě „PAR L´OCCITANE“ je distinktivní částí namítané ochranné známky a jedná se o název celé obchodní skupiny, jež je slavným výrobcem kosmetiky již po delší dobu působící i na českém trhu.

24. Žalobkyně též namítá, že žalovaný pochybil při posuzování existence pravděpodobnosti záměny kolidujících označení. Pokud žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatuje, že je veřejnosti znám význam slova „herba“, a proto jej bude spojovat s bylinami, a dále že je zakončení označení napadené ochranné známky „Herbai“ a zakončení prvního slovního prvku namítaného označení „HERBAE“ netypické, pak společně se závěrem, že označení „PAR L´OCCITANE" v namítané ochranné známce je fantazijní a bez významu a tedy distinktivní, zákonitě musel žalovaný dojít k závěru, že se kolidující označení shodují pouze v nedistinktivní části a naopak se odlišují v částech distinktivních. Žalovaný tak postupoval v rozporu s rozhodovací praxí (viz například rozsudek Tribunálu ze dne 18. 1. 2023 ve věci T–443/21 nebo rozsudek Tribunálu ze dne 12. 10. 2022 ve věci T–222/21) a s dokumentem Společné prohlášení o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí. Společná část obou kolidujících označení „herba“ je částí popisnou s nízkou rozlišovací způsobilostí, a proto nemůže založit pravděpodobnost záměny.

25. Ohledně přímé zaměnitelnosti žalobkyně uvedl, že tato je vyloučena už jen pro odlišnou strukturu a diametrálně odlišnou délku kolidujících označení. „Herbai“ a [OBRÁZEK], jelikož je třeba vycházet z celkové podoby, v jaké je označení zapsáno v rejstříku ochranných známek. Ostatně souhlasí s konstatováním žalovaného v Napadeném rozhodnutí, tedy že spotřebitel jistě zaznamená i sousloví „PAR L´OCCITANE“, a že lze u průměrného spotřebitele očekávat vyšší míru pozornosti pro výběru kosmetických výrobků. Z toho samozřejmě vyplývá, že nemůže hrozit záměna s jednoslovným napadeným označením, které prvek „PAR L´OCCITANE“ nebo jemu podobný neobsahuje.

26. Žalobkyně též namítá, že v tomto případě nehrozí ani zaměnitelnost asociací. Podmínkou pro vznik zaměnitelnosti asociací je však spojení kolidujících označení v jejich distinktivní části. Napadená ochranná známka je však se známkou namítanou propojena pouze v části popisné, tj. v části „herba“, která není distinktivní ani nijak unikátní.

27. Dle žalobkyně se žalovaný dopustil nepřípustného rozšíření práv osoby zúčastněné na řízení z namítané ochranné známky. Rozsah práv z ochranné známky vyplývá z její podoby jakožto celku, a nikoliv z jejích jednotlivých prvků a už vůbec ne z prvků nedistinktivních. Žalovaný však poskytl výlučná práva osobě zúčastněné na řízení vyhověním jejím námitkám pouze na základě shody právě v popisné části „herba“.

28. Žalobkyně též nesouhlasí se žalovaným a jeho interpretací vlastního rozhodnutí vydaného ve věci přihlášky ochranné známky ve znění „HERBASAN“, kdy Úřad konstatoval, že společná část ochranných známek „HERBA“ je nedistinktivní a nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, a proto spotřebitel k takovému označení nebude přikládat důležitost, přestože se jinak obecně více soustředí na první část. Nelze ani konstatovat vizuální podobnost, jestliže se označení shodují pouze v takové nedistinktivní části. To je pak v přímém rozporu s tím, co předseda Úřadu uvedl v Napadeném rozhodnutí, když konstatoval, že v případě HERBASAN Úřad učinil závěr, že má část „HERBA“ nízkou rozlišovací způsobilost, a ta tak neabsentuje. Dále pak nemůže obstát argument předsedy Úřadu, tedy že ve věci přihlášky ochranné známky „HERBASAN“ po části „HERBA“ následuje koncovka „SAN“ potažmo „SOLVAN“, pro které jsou označení nepodobná, zatímco v projednávané věci se kolidující ochranné známky liší pouze koncovkami „i“ a „E“, „což hraje zásadní roli“. Tímto konstatováním se však předseda Úřadu znovu dopustil ignorování další části namítané ochranné známky, a to slovního spojení „PAR L´OCCITANE“. Právě z důvodu této další části namítané ochranné známky jsou podle žalobkyně kolidující označení lépe odlišitelná, než označení „HERBASAN“ a „HERBASOLVAN“.

29. Žalobkyně pak také vytkla Napadenému rozhodnutí několik nepřesností a dezinterpretací. Z textu Napadeného rozhodnutí není na některých místech patrno, zda pojednává o rozlišovací způsobilosti označení „Herbai“ a „HERBAE“ nebo společné části „herba“. Pokud snad předseda Úřadu uvedl na straně 19 napadeného rozhodnutí, že: „(..)musel korigovat závěr orgánu prvního stupně řízení, který chybně dospěl k závěru, že slovní prvky „Herbai“ a „HERBAE“ nemají žádnou rozlišovací způsobilost“, tak je třeba oponovat, že Úřad v prvostupňovém rozhodnutí nikde neuvádí, že by napadené označení „Herbai“ nemělo žádnou rozlišovací způsobilost. Konečně pokud je v Napadeném rozhodnutí na straně 30 uvedeno, že žalobkyně tvrdí, že má napadená ochranná známka sníženou rozlišovací způsobilost, pak opak je pravdou. Žalobkyně v řízení o rozkladu uvedla, že smyšlené označení „Herbai“ je distinktivní.

30. Žalovaný tedy podle žalobkyně nesprávně posoudil pravděpodobnost záměny, nepřihlédl k popisné povaze společné části „herba“ a ignoroval přítomnost distinktivního prvku „PAR L´OCCITANE“, jež je součástí namítané ochranné známky, pročež nakonec učinil chybný závěr, že u kolidujících označení existuje pravděpodobnost záměny.

IV. Vyjádření žalovaného

31. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 17. 8. 2023 navrhl, aby byla žaloba zamítnuta.

32. Žalovaný k tvrzení žalobkyně, že společná část kolidujících označení „herba“ nemůže sloužit k odlišení výrobků jednotlivých výrobců, když existuje velký počet ochranných známek obsahující tento výraz, a tak slouží k pouhému informování o bylinném složení výrobku, přičemž distinktivitou jsou nadány právě odlišné koncovky kolidujících ochranných známek a slovní spojení „PAR L´OCCITANE“ u té namítané, uvedl, že se s těmito námitkami již řádně vypořádal v Napadeném rozhodnutí. Množství existujících ochranných známek, které obsahují výraz „herba“ není pro danou věc rozhodující. Takové ochranné známky byly zapsány za jistých okolností, které nyní žalovaný zkoumat nemůže. Také mohou být doplněné o jiné prvky, například obrazové, anebo nebyly napadeny námitkami, přičemž mohlo dojít k jejich zápisu i pochybením a odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 As 43/2013 – 71. Pokud jde o označení „PAR L´OCCITANE“, i s odkazem na evropskou judikaturu žalovaný dospěl k závěru, že nebezpečí záměny může existovat i v případě, že má starší ochranná známka nízkou rozlišovací způsobilost, a to například za situace, kdy existuje podobnost kolidujících označení a dotčených výrobků či služeb. Dle žalovaného se žalobkyně spoléhala pouze na distinktivní část „PAR L´OCCITANE“, ale již odhlédla od skutečnosti, že první část namítané ochranné známky „HERBAE“ je dominantním prvkem tohoto označení, se kterým se napadená ochranná známka shoduje v prvních 5 písmenech. Pokud žalobkyně tvrdí, že spotřebitel bude vnímat označení „PAR L´OCCITANE“ jako informaci o obchodním původu výrobků takto označených, pak toto nijak neprokázala.

33. Dále se žalovaný vyjadřuje k námitce žalobkyně ohledně chybného vyhodnocení sémantické podobnosti kolidujících označení. Žalovaný tvrdí, že se tomuto sémantickému srovnání zevrubně věnoval ve spojení s posouzením rozlišovací způsobilosti prvků „Herbai“ a „HERBAE“. Žalovaný dospěl k závěru, že společná část označení „herba“ má nižší rozlišovací způsobilost. Od toho se odvíjí i nižší rozlišovací způsobilost prvků „Herbai“ a „HERBAE“, když pouhé přidání koncovky o jednom písmenu nemůže tuto vlastnost ovlivnit a většina spotřebitelů si tato označení bude vykládat ve smyslu rostlin, bylin apod. Naopak sousloví „PAR L´OCCITANE“ nemá pro českého spotřebitele žádného sémantického významu.

34. Pokud snad žalobkyně tvrdí, že u kolidujících označení nehrozí ani pravděpodobnost záměny asociací, pak žalovaný uvádí, že takovou pravděpodobnost nelze vyloučit. Slovní prvek „HERBA“ je sice u namítané ochranné známky doplněn o slovní spojení „PAR L´OCCITANE“, avšak stále je dominantního postavení. Spotřebitel by tak byl odkázán pouze na rozlišení dvou prvků „HERBAE“ a „Herbai“ se sníženou rozlišovací způsobilostí, což u spotřebitele může vyvolat dojem jejich společného obchodního původu.

35. K rozhodnutí Úřadu ve věci ochranné známky „HERBASAN“ žalovaný uvedl, že namítané rozhodnutí je prvoinstanční a neprošlo rozkladem. Správně v něm však bylo uzavřeno, že dvě kolidující označení „HERBASAN“ a „HERBASOLVAN“ získávají distinktivní charakter tím, že k základu „HERBA“ byly přidány koncovky „SAN“ potažmo „SOLVAN“, což dalo vzniknout novým slovům s běžnou rozlišovací způsobilostí. Zatímco u napadené ochranné známky „Herbai“ a slovního prvku namítané „HERBAE“ je dána odlišnost pouze v koncovce o jednom písmenu, a proto nelze závěry takového rozhodnutí užít analogicky pro projednávanou věc. Rozdíl v pouhé jedné hlásce ve výrazech „Herbai“ a „HERBAE“ nemůže zajistit dostatečné odlišení napadené ochranné známky od té namítané, kdy existence dalšího prvku „PAR L´OCCITANE“ u namítaného označení na tom nemůže nic změnit.

36. Žalovaný nesouhlasí ani s tvrzením žalobkyně, že se měl v napadeném rozhodnutí dopustit řady nepřesností, když měl například na straně 19 napadeného rozhodnutí uvést, že korigoval závěr prvoinstančního rozhodnutí, kde bylo konstatováno, že slovní prvky „Herbai“ a „HERBAE“ nemají rozlišovací způsobilost, avšak v prvoinstančním rozhodnutí nic takového uvedeno nebylo, resp. že není zřejmé, kdy se žalovaný v Napadeném rozhodnutí věnuje rozlišovací způsobilosti prvků „Herbai“ a „HERBAE“, nebo společné částí „HERBA“. Žalovaný poznamenal, že to je žalobkyně, kdo nečiní rozdílu mezi slovním prvkem a částí tohoto prvku. Naopak v prvoinstančním rozhodnutí byl učiněn závěr, že společná část „HERBA“ je prvkem popisným bez rozlišovací funkce. K dalším vytýkaným nepřesnostem se žalovaný nevyjadřuje s tím, že i kdyby se takových dopustil, nemohou mít vliv na rozhodnutí jako takové.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

37. Osoba zúčastněná na řízení ve svém stručném procesním stanovisku souhlasila se závěry vyslovenými v Napadeném rozhodnutí.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

38. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, po vyčerpání opravných prostředků a splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí. O podané žalobě soud rozhodl v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání, neboť účastníci s takovým postupem souhlasili (souhlas žalovaného soud v souladu s § 51 odst. 1 větou druhou s. ř. s. presumoval). Účastníci přitom nad rámec obsahu správního spisu nenavrhovali provedení žádných důkazních prostředků.

39. V posuzované věci je tak předmětem sporu mezi účastníky posouzení otázky, zda žalovaný postupoval v souladu se zákonem, pokud vyhověl námitkám osoby zúčastněné na řízení a zamítl přihlášku napadené ochranné známky pro konkrétní seznam výrobků a služeb podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném od 1. 2. 2022. Žalobkyně nesouhlasí se závěrem žalovaného a trvá na tom, že mezi kolidujícími označeními není dána pravděpodobnost záměny. Právní a judikatorní rámec 40. Městský soud v Praze úvodem připomíná, že podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. platí, že „přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“.

41. Uvedené ustanovení představuje transpozici úpravy obsažené v právu Evropské unie (původně směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, posléze směrnice č. 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, resp. aktuálně účinná směrnice č. 2015/2436/EU, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách). Současně nelze přehlédnout, že ochrana národních ochranných známek v členských státech Evropské unie existuje souběžně s ochranou známek EU na úrovni Evropské unie, jež je aktuálně upravena nařízením č. 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie.

42. Správní soudy přitom ve své rozhodovací praxi přísně vycházejí z eurokonformního výkladu relevantních hmotněprávních pojmů známkového práva a reflektují účel vymezený v harmonizačních směrnicích, přičemž v nich stanovená pravidla vykládají v souladu s rozhodovací praxí SDEU. Výklad vnitrostátního známkového práva tak ovlivňují judikatorní závěry SDEU interpretující obsahově podobné či shodné instituty upravené v právních předpisech známkového práva EU. Nejinak je tomu i v otázce neurčitých právních pojmů, s nimiž pracuje § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. (podobnost označení, podobnost zboží/služeb, pravděpodobnost záměny, pravděpodobnost asociace).

43. Ze shora citovaného ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. plyne, že vlastník starší ochranné známky může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek, pokud (i.) starší ochranná známka je shodná anebo podobná s přihlašovanou ochrannou známkou; (ii.) starší ochranná známka je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky s přihlašovanou ochrannou známkou; (iii.) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

44. Uvedené podmínky jsou stanoveny kumulativně a musí být proto splněny současně (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141, a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 – 97). V opačném případě nemůže být vlastníku starší ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení ochrana přiznána.

45. Zákon č. 441/2003 Sb. ani relevantní normy práva EU přitom pravděpodobnost záměny jako takovou nedefinují, nestanoví, jaký stupeň podobnosti mezi dřívější ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou vyvolává nebezpečí záměny, nestanoví míru podobnosti, ani neuvádí výčet konkrétních kritérií, podle kterých je třeba při posuzování a hodnocení pravděpodobnosti záměny postupovat. Z ustálené rozhodovací praxe SDEU naopak plyne, že posouzení pravděpodobnosti záměny závisí na mnoha faktorech, přičemž rozhodnutí musí přísně respektovat individuální specifika konkrétního případu.

46. Posuzování otázky pravděpodobnosti záměny je podle ustálené rozhodovací praxe SDEU a správních soudů otázkou právní, nikoli skutkovou. Výklad pojmů podobnost, shodnost či zaměnitelnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je podle konstantní judikatury věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení (k tomu srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011 – 154, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2014, čj. 2 As 102/2014 – 22). Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v této souvislosti v minulosti jednoznačně uzavřel, že při posuzování podobnosti (zaměnitelnosti) přihlašovaných označení jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 s. ř. s. (srov. usnesení ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011 – 154).

47. Pokud jde o hledisko shodnosti či podobnosti označení, platí, že nezbytnou podmínkou ke zjištění pravděpodobnosti záměny je existence alespoň určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou a zapsanou známkou. Ochranné známky přitom musí být podle ustálené rozhodovací praxe srovnávány v podobě, v jaké jsou přihlášeny a v jaké požívají ochranu. To znamená, že registrované ochranné známky jsou srovnávány v podobě, jak byly zaregistrovány, přičemž je irelevantní podoba skutečného či možného užití chráněného označení (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T–488/07, Cabel Hall Citrus v. OHIM).

48. Dvě označení jsou podobná, když jsou z pohledu relevantní veřejnosti alespoň částečně shodná v jednom nebo více relevantních aspektech (srov. rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. 11. 2007 ve věci T–434/05, Gateway/OHIM–Fujitsu, Siemens Computers). Pro posouzení stupně podobnosti mezi předmětnými označeními je nezbytné určit stupeň vizuální, fonetické nebo významové podobnosti mezi nimi a, je–li to vhodné, určit důležitost, která má být těmto různým prvkům přisouzena, při zohlednění kategorie relevantních výrobků a okolností, za nichž jsou uváděny na trh (rozhodnutí SDEU ze dne 27. 4. 2006 ve věci C–235/05, L'Oréal).

49. Dle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno z globálního pohledu. Tedy vizuální, fonetická nebo sémantická podobnost kolidujících označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. (v tomto smyslu srov. rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1999 ve věci C–251/95, SABEL, ze dne 22. 6. 1999 ve věci C–342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, či ze dne 28. 4. 2004 ve věci C–3/03, Matratzen Concord v. OHIM, a rozsudek Tribunálu ze dne 30. 6. 2004 ve věci T–186/02, DIESELIT).

50. Za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotyčnými ochrannými známkami je zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C–342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 27).

51. V rámci celkového porovnání však nesmí být opomenuty žádné prvky označení jen proto, že jsou menší velikosti než ostatní, anebo proto, že nemají distinktivitu; výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze zanedbatelné prvky [srov. rozsudek SDEU ze dne 12. 7. 2007 ve věci C–334/05, OHIM v Shaker (Limoncello)].

52. Pokud je označení zčásti nebo zcela obsaženo v jiném označení, pak je před samotným konstatováním podobnosti resp. odlišnosti známek důležité zjistit, zda je tato společná složka vůči ostatním složkám označení dominantní. Spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale na její výraznější a dominantní prvky [viz rozsudky SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C–251/95, SABEL; ze dne 6. 10. 2005 ve věci C–120/04, Medion, rozsudek Tribunálu ze dne 23. 10. 2002 ve věci T–6/01, Matratzen Concord v. OHIM]. Na základě vjemu vyvolaného touto známkou a nedokonalým vybavením jiného označení, již známého pro příslušnou oblast, je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli (viz rozsudek SDEU ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 27).

53. I pokud výraz obsažený v označení není zjevně popisný ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám, přesto může být nedostatečně inherentně distinktivní, bude–li spotřebitelskou veřejností vnímán pouze jako poskytující informace o povaze dotyčných výrobků nebo služeb, a nikoli jako označení jejich původu. Popisnými označeními nebo údaji jsou pak ty, které informují o druhu, jakosti, množství, účelu, hodnotě, zeměpisném původu, době výroby výrobku nebo poskytnutí služby a ty, jež označují jejich jiné vlastnosti. Tyto okolnosti zakládají existenci absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., mají nicméně rovněž úzkou vazbu k výluce spočívající v nedostatku rozlišovací způsobilosti, neboť je–li určité označení popisné, postrádá také ve světle výše uvedeného distinktivní charakter. O takovou situaci se může jednat typicky v případech, kdy se označení skládá výlučně ze slova, které popisuje, co může být předmětem nebo obsahem dotyčných výrobků nebo služeb. V tomto ohledu tedy platí, že označení popisná jsou vyloučena ze zápisu a jsou pro všechny výrobce či poskytovatele služeb volná (rozsudky SDEU ze dne 4. 5. 1999 ve spojených věcech C–108/97 a C–109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions, bod 25, ze dne 8. 4. 2003 ve spojených věcech C–53/01 až C–55/01, Linde AG a další, bod 73, či ze dne 23. 10. 2003 ve věci C–191/01, OHIM proti Wrigley jr. Company).

54. Platí přitom, že označení mohou být podobná v různé míře (nízká, průměrná, vysoká), přičemž stupeň zjištěné podobnosti má význam při konečném rozhodování o nebezpečí záměny (viz dále).

55. Kritérium shodnosti či podobnosti zboží či služeb není v posuzovaném případě předmětem sporu, proto lze soud na tomto místě relevantní judikatorní a doktrinální východiska k tomuto hledisku nerekapituluje.

56. Dalším hlediskem, jež je třeba vzít v rámci posouzení pravděpodobnosti záměny v úvahu, je pak hledisko rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky.

57. V tomto směru soud připomíná, že při posuzování a hodnocení pravděpodobnosti záměny je podle konstantní judikatury nutno vždy zohlednit rozlišovací způsobilost starších (namítaných) ochranných známek (srov. především rozhodnutí SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C–39/97, Canon, dále srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, čj. 1 As 80/2010 – 152, či ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015 – 58).

58. Lze říci, že čím větší rozlišovací způsobilost dřívější ochranná známka má, tím je také pravděpodobnost záměny větší. Rozlišovací způsobilost je pak třeba posuzovat ve vztahu k nárokovaným výrobkům či službám, neboť distinktivní není jakékoliv označení samo o sobě, ale vždy jen ve vazbě na konkrétní výrobky a služby, pro něž má být toto označení chráněné (k tomu např. rozhodnutí SDEU ze dne 8. 4. 2003 ve věcech C–53/01 až C–55/01, Linde). Vysoká rozlišovací způsobilost je obecně dána v případě fantazijních ochranných známek. Výrazná míra distinktivity je přiznávána i ochranným známkám sestávajícím z obecných běžně užívaných nedistinktivních slov, pokud tato obecná slova nijak nesouvisí se seznamem výrobků a služeb. Shoda pouze v nedistinktivním prvku či v prvku s nižším stupněm rozlišovací způsobilosti za normálních okolností k zaměnitelnosti nevede. Při posuzování zaměnitelnosti je dále třeba zohlednit podobnosti či rozdíly a rozlišovací způsobilost ostatních prvků tvořících ochrannou známku.

59. Čím distinktivnější je starší označení, tím větší je podle rozhodovací praxe soudů nebezpečí záměny. Označení s vysokou rozlišovací způsobilostí, ať už per se nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, se těší širší ochraně než označení s nižší rozlišovací způsobilostí (rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C–251/95, SABEL, ze dne 29. 9. 1998 ve věci C–39/97, Canon, či ze dne 27. 4. 2006 ve věci C–235/05, L'Oréal).

60. Z toho vyplývá, že zde může být pravděpodobnost záměny, bez ohledu na nižší stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami, tam, kde výrobky nebo služby, které chrání, jsou velmi podobné a starší označení je vysoce distinktivní (rozhodnutí SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C–342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer).

61. Dalším dílčím hlediskem v rámci posouzení nebezpečí záměny je kritérium relevantního spotřebitele. V tomto směru platí, že nebezpečí záměny musí být posuzováno s přihlédnutím k průměrnému spotřebiteli, tj. běžnému spotřebiteli, kterému jsou sporné výrobky či služby určeny. Základem pro vymezení pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C–210/96, Gut Springenheide, v němž bylo konstatováno, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel řádně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný. Obdobné závěry vyplývají i z rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C–342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, kde SDEU dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel je spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný. Úroveň pozornosti spotřebitele se přitom se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C–342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer; či rozsudek Tribunálu ze dne 6. 5. 2008 ve věci T–246/06, Redcats v OHIM – Revert & Cía (REVERIE)].

62. Pod vlastní pravděpodobností záměny je pak podle rozhodovací praxe soudů třeba rozumět riziko, že spotřebitelská veřejnost přímo zamění ochranné známky anebo si spojí sporné ochranné známky a bude předpokládat, že sporné výrobky či služby pocházejí od stejného nebo ekonomicky propojeného subjektu (srov. rozhodnutí SDEU ze dne 20. 9. 2007 ve věci C–193/06, Société des Produits Nestlé SA v. OHIM, ze dne 22. 6. 1999 ve věci C–342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, či ze dne 6. 10. 2005 ve věci C–120/04, Medion; obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015 – 58).

63. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory konkrétního případu. Posouzení nebezpečí záměny závisí na celé řadě prvků, zejména na míře rozpoznání ochranné známky na trhu, na asociaci s dřívější ochrannou známkou, na stupni podobnosti mezi spornými ochrannými známkami a mezi výrobky či službami (srov. rozsudky SDEU ze dne 15. 3. 2007 ve věci C–171/06, T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ v. OHIM, ze dne 11. 11. 1997 ve věci C–251/95, SABEL, ze dne 2. 9. 2010 ve věci C–254/09, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, ze dne 20. 3. 2007 ve věci C–325/06, Galileo International Technology, či rozhodnutí Tribunálu ze dne 13. 2. 2008 ve věci T–146/06, Sanofi–Aventis vs. OHIM).

64. Je třeba zdůraznit, že není nezbytné shledat, že pravděpodobnost záměny existuje pro celou relevantní veřejnost (srov. např. rozhodnutí Tribunálu ze dne 20. 11. 2017 ve věci T–403/16, Stada Arzneimittel AG/EUIPO). Pro vyhovění námitkám podaným proti přihlášce ochranné známky postačí, je–li shledána pravděpodobnost záměny ve vztahu k nikoli zanedbatelné části relevantní veřejnosti (srov. tamtéž).

65. Soud v návaznosti na výše uvedené doplňuje, že v situaci, kdy jsou zboží/služby a označení vyhodnocena jako podobná, soudy v minulosti zpravidla konstatovaly existenci nebezpečí záměny. Jinak řečeno, jsou–li v konkrétním případě naplněny podmínky, že starší ochranná známka je podobná s přihlašovanou ochrannou známkou, přičemž starší ochranná známka je zapsána pro shodné či podobné výrobky nebo služby s přihlašovanou ochrannou známkou, bude v takové situaci zpravidla až na výjimečné případy dáno nebezpečí záměny, a tedy bude dán i důvod relativní zápisné nezpůsobilosti, resp. důvod neplatnosti. Případný odlišný závěr, založený na zevrubné úvaze stran v dané věci relevantních faktorech vylučujících nebezpečí záměny, např. na minimální míře distinktivity namítaných ochranných známek, pak musí být v konkrétním případě přezkoumatelným způsobem odůvodněn.

66. Soudy přitom v minulosti opakovaně dovodily, že celkové posuzování nebezpečí záměny implikuje jistou vzájemnou závislost relevantních kritérií, zejména míru podobnosti sporných ochranných známek a míru podobnosti příslušných výrobků či služeb. Vyšší míra podobnosti ochranných známek může kompenzovat nižší míru podobnosti výrobku či služeb a naopak (tzv. kompenzační princip), protože s vyšší rozlišovací způsobilostí dřívější ochranné známky roste i nebezpečí záměny (k tomu rozhodnutí SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C–39/97, Canon, rozhodnutí Tribunálu ze dne 14. 12. 2006 ve spojených věcech T–81/03, T–82/03, T–103/03, Mast–Jägermeister; či rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, čj. 6 As 32/2013 – 46, ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141, či ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 – 97).

67. Zbývá doplnit, že ze známkoprávního hlediska je nerozhodné, zda k záměně přihlašované ochranné známky s dřívější ochrannou známkou skutečně došlo, neboť k závěrům o existenci pravděpodobnosti záměny je dostačující potencionální možnost, že by k takové záměně mohlo dojít (k tomu rozhodnutí Tribunálu ze dne 24. 11. 2005 ve věci T–346/04, Sadas SA v. OHIM). Posouzení žalobní argumentace 68. Mezi účastníky nejsou sporné otázky týkající se hlediska shodnosti/podobnosti výrobků a služeb ani hlediska průměrného spotřebitele a okruhu spotřebitelské veřejnosti. V Prvostupňovém rozhodnutí Úřad konstatoval, že výrobky, pro které má být napadená známka zapsána, jsou shodné s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami. Ohledně průměrného spotřebitele pak byl Úřadem učiněn závěr, že takový bude pocházet jak ze širokého okruhu laické veřejnosti, tak i z veřejnosti z řad podnikatelů – prodejců a distributorů výrobků a také odborníků využívajících při své činnosti předmětné výrobky – lékaři, kosmetičky, maséři, pedikéři zdravotníci apod. Takový spotřebitel pak bude nadán vyšší mírou pozornosti při výběru předmětných produktů, které mají vliv na zdraví člověka. Tyto závěry nebyly napadeny v rozkladu, předseda Úřadu je tedy přezkumu nepodroboval a nebyly ani součástí žalobních bodů. Z takových závěrů tedy bude vycházet i zdejší soud. Pro posouzení věci je tak nadále klíčovou především otázka, zda žalovaný postupoval v souladu se zákonem při interpretaci a aplikaci neurčitého právního pojmu pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., se zaměřením na posouzení celkového dojmu kolidujících označení, podobnosti označení a identifikaci jejich distinktivních a dominantních prvků.

69. Soud předesílá, že označení představující napadenou ochrannou známku je tvořeno výlučně slovním prvkem v podobě „Herbai“, sestávajícím celkem ze 6 písmen (1 písmeno velké abecedy, 5 písmen malé abecedy).

70. Namítaná obrazová ochranná známka osoby zúčastněné na řízení [OBRÁZEK]je tvořena třemi slovními prvky, kdy v prvním řádku je umístěn slovní prvek „HERBAE“, který je složený celkem ze 6 písmen velké tiskací abecedy, a pod tímto prvkem uprostřed je pak umístěno slovní spojení „PAR L´OCCITANE“, které se skládá ze dvou slovních prvků, tj. slovního prvku „PAR“ o 3 písmenech velké tiskací abecedy a slovního prvku „L´OCCITANE“ tvořeného 9 písmeny velké tiskací abecedy a apostrofem za písmenem L. Použito bylo běžné patkové písmo. U slovního spojení „PAR L´OCCITANE“ je pak užito menšího fontu písma než u prvku „HERBAE“.

71. V tomto ohledu lze konstatovat, že se kolidující označení shodují v části slovního prvku „Herba“/„HERBA“. Tento společný slovní prvek je pak u napadeného označení doplněn o hlásku „i“, zatímco u namítaného označení se jedná o hlásku „E“. Zatímco napadené označení žádný další prvek neobsahuje, jinak je tomu u namítané ochranné známky, kterou dále tvoří slovní spojení „PAR L´OCCITANE“. Namítané označení je tedy tvořeno 19 znaky, přičemž s napadeným označením se shoduje v 5 znacích. Shodné části označení tedy v tomto případě nepřevažují.

72. V projednávaném případě tedy platí, že část „Herba“/„HERBA“ je skutečně společným prvkem vyskytujícím se na začátku kolidujících označení. V této souvislosti soud připomíná, že shora rekapitulovaná ustálená rozhodovací praxe SDEU požaduje, aby v případě, kdy je označení zčásti nebo zcela obsaženo v jiném označení, bylo před samotným konstatováním podobnosti, resp. odlišnosti známek, zjištěno, zda je tato společná složka vůči ostatním složkám označení dominantní. Rozlišení dominantních prvků od dalších prvků označení je klíčové z toho důvodu, že spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky, přičemž obvykle vnímá známku jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale právě na její výraznější a dominantní prvky.

73. Identifikace dominantního prvku je tedy jistě jedním z klíčových momentů posuzování podobnosti kolidujících označení. Současně však platí, a to je podstatné pro projednávanou věc, že je třeba u kolidujících označení zkoumat stupeň rozlišovací způsobilosti jejich shodujících se složek, kdy je distinktivita jedním z hlavních faktorů, které určují význam těchto prvků v každém označení, a tudíž i jejich vliv na celkový dojem označení.

74. Obecně lze tak uzavřít, že celkový dojem označení zásadním způsobem ovlivňují jeho dominantní prvky, přičemž známkoprávně „slabé“, nedistinktivní či popisné elementy mají v obecné rovině na tvorbu tohoto celkového dojmu vliv nižší.

75. Ačkoli obecně platí žalovaným vzpomínaná úvaha, že průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počátečním prvkům označení, než prvkům následujícím, což lze vztáhnout i na způsob zobrazení namítaného označení, když slovní prvek „HERBAE“ je uveden v prvním řádku namítané ochranné známky, tak tato premisa neplatí bezvýjimečně (viz například rozsudek ze dne 8. 9. 2021 ve věci T–584/20, Cara Therapeutics Inc. v EUIPO). S tímto závěrem bylo dále pracováno v rozsudku ze dne 15. 3. 2023, ve věci T–175/22, Novartis v EUIPO – AstraZeneca (BREZTRI), kde Tribunál vyslovil závěr, že pouhý fakt, že určitý prvek je situován na začátku označení, a tedy přitahuje spotřebitelovu pozornost na základě prvotního vjemu, sám o sobě bez dalšího nemůže vyústit v závěr, že taková úvodní část dominuje celkovému dojmu přenesenému na relevantní veřejnost. Použitím úvahy, že veřejnost obecně věnuje větší pozornost začátku ochranné známky než jejímu konci, nelze zpochybnit zásadu, že posouzení podobnosti ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, který ochranné známky vyvolávají.

76. Jinými slovy, shoda v první části kolidujících ochranných známek automaticky neznamená, že se jedná o shodu v jejich dominantním prvku. K závěru o dominanci prvku „Herba“/,,HERBA“ je třeba přistupovat zdrženlivě tím spíše, vezmeme–li v úvahu, že to byl předseda Úřadu kdo aproboval jako správné závěry vyslovené v Prvostupňovém rozhodnutí, dle nichž přinejmenším část průměrné spotřebitelské veřejnosti bude vykazovat zvýšenou míru pozornosti (viz dále). Argument žalovaného týkající se zvláštní důležitosti, kterou spotřebitel přikládá začátku označení, tedy není univerzálně aplikovatelný a nemůže přivodit závěr, že společný prvek „Herba“/,,HERBA“ by měl být jen z tohoto důvodu považován za dominantní.

77. V projednávané věci je tak stěžejní otázkou, zda je prvek společný oběma označením skutečně dominantním prvkem namítané ochranné známky, a to v souvislosti s mírou jeho rozlišovací způsobilosti.

78. Pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti prvku, který tvoří ochrannou známku, je namístě posoudit míru způsobilosti tohoto prvku naplnit funkci ochranné známky, tedy přispět k identifikaci výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, jako pocházejících od určitého podniku, a tedy způsobilosti odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků. Při tomto posuzování je třeba zohlednit zejména vnitřní vlastnosti dotčeného prvku s ohledem na otázku, zda tento prvek (ne)postrádá způsobilost popisovat výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána (viz obdobně rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, body 22 a 23). Judikatura tedy zjednodušeně řečeno nabádá k posouzení, zda ten, či onen, prvek sporného označení je pro své určité jedinečné vlastnosti (v kontextu dané třídy zboží) příznačným právě pro jeden obchodní zdroj.

79. Společný prvek „Herba“/,,HERBA“ v kontextu kosmetických výrobků vyvolává zjevnou asociaci s bylinnou složkou. Průměrný český spotřebitel je s termínem herb/herba dobře obeznámen, neboť se jedná o rozšířené označení, což žalobkyně dokládala v řízení před Úřadem poukazem na desítku konkrétních kosmetických a hygienických výrobků, které nesou takové označení odkazující na jejich bylinný základ, a seznamem desítek ochranných známek obsahujících prvek „herba“. Lidé s ním tak přicházejí do kontaktu poměrně běžně a budou (pro vědomí o jejich významu) proto věnovat pozornost zbývajícím částem kolidujících označení. Tím spíše tak tomu bude v případě „profesionální“ části okruhu spotřebitelské veřejnosti, jakými jsou kosmetičky, lékaři, maséři apod., kteří budou orientováni na detail a budou věnovat vyšší pozornost odlišnostem v kolidujících označeních.

80. Právě z důvodu odkazu na bylinnou složku je pro danou třídu výrobků prvek „Herba“/,,HERBA“ třeba považovat za zjevně popisný, a proto nedistinktivní. V tomto kontextu lze poukázat na judikaturu, ze které vyplývá, že slovní ochranná známka, která je popisem vlastností výrobků nebo služeb, nutně postrádá rozlišovací způsobilost, pokud jde o tyto výrobky nebo služby (např. rozsudek Tribunálu ze dne 12. 6. 2007 ve věci T–190/05, Twist & Pour). Veřejnost se právě z toho důvodu zaměří na další prvky označení, které již jistou míru distinktivity nesou.

81. Jako další příklady částí ochranných známek nevykazujících žádnou nebo slabou distinktivitu je možno uvést prvek „natura“ odkazující na přírodní původ výrobku (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 5. 10. 2020 ve věci T–4703/16 – Eugene Perma France v EUIPO – NATURANOVE/NATURALIUM, v němž Tribunál judikoval, že společný prvek „natura“ má nízkou rozlišovací schopnost, přičemž právě až koncové části sporných označení budou hrát rozlišovací roli ve vztahu k určení komerčního původu výrobků) či „nico“ ve vztahu k nikotinovým náhražkám (srov. shora citovaný rozsudek ve věci NICORONO, dle kterého prvek „nico“, ač není přímo popisným, může přesto silně evokovat charakteristickou vlastnost předmětných výrobků, a tedy má nízkou rozlišovací způsobilost). Obdobně lze uvést společný prvek „aqua“, u něhož bylo Tribunálem uzavřeno, že přestože je tento prvek umístěn na prvním místě kolidujících označení, tak se jedná o prvek popisný, pročež mu nebude veřejnost věnovat zásadní pozornost (srov. Rozsudek Tribunálu ze dne 25. 2. 2016 ve věci T–402/14 – AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al.). Shora prezentované závěry přitom osmnáctý senát zdejšího soudu zastává ve své rozhodovací praxi dlouhodobě, jak se podává např. z nedávného rozsudku ze dne 7. 2. 2024, čj. 18 A 42/2022 – 56, ve věci kolidujících označení ve znění „IBAZEN“ a označení „IBAFLEX“, „IBALGIN“, „IBALNET“ a „IBALDEX“.

82. I v nyní posuzované věci prvek „herba“ v kontextu kosmetiky evokuje charakteristický rys výrobků (a s nimi souvisejících služeb), a to obsah bylinných složek, tedy poskytuje informace o povaze dotčeného výrobku, jeho prospěšných vlastnostech, vůni, nikoliv však o jeho výrobci. Průměrný spotřebitel tak tento prvek nebude vnímat jako dominantní, a naopak bude přikládat větší důležitosti ostatním částem kolidujících označení. Nelze proto předpokládat, že by průměrný spotřebitel dovozoval podobnost kolidujících označení pouze na základě jejich úvodního prvku „Herba“/,,HERBA“ a naopak nevěnoval pozornost zbylým částem kolidujících označení, jak bylo konstatováno v Napadeném rozhodnutí. Právě naopak, na důležitosti proto namísto prvku „Herbai“ / „HERBAE“, jakkoli soud ani tento nemohl v souladu se shora připomenutými závěry SDEU ve věci Limoncello zcela ignorovat, nabydou ostatní části slov, respektive další slovní prvek namítané ochranné známky.

83. Právě ony zbylé části hrají v posouzení podobnosti a nebezpečí záměny stěžejní roli. Nelze souhlasit ze závěry předsedy Úřadu, které učinil v Napadeném rozhodnutí, že slovní spojení „PAR L´OCCITANE“ je graficky a velikostně upozaděno, a proto k němu nelze přihlížet. Předseda Úřadu zásadním způsobem pochybil, pokud vycházeje z úvah, které ve světle právě uvedeného neobstály, shledal dominantním prvek „Herbai“ / „HERBAE“, zatímco slovnímu prvku „PAR L´OCCITANE“ nepřikládal význam, čímž se odchýlil od citovaných judikatorních závěrů a neporovnával označení v jejich celku. Jak již bylo uvedeno výše, jestliže společný prvek kolidujících označení postrádá distinktivitu, nebo jí má pouze v omezené míře, pak o to větší důležitost mají v tomto směru prvky další, odlišné. Takovým prvkem je právě ono slovní spojení „PAR L´OCCITANE“, které se skládá z 10 znaků a je tedy téměř 2 x delší než první slovní prvek „HERBAE“. Ani velikost či typ fontu písma, v němž je tento prvek vyveden, přitom není o tolik menší či odlišný , aby byl tento rozdíl způsobilý vyústit v opačný závěr. Předmětné slovní spojení je naopak pro českého spotřebitele plně fantazijní, odkazující na název konkrétního výrobce kosmetiky, pročež je vysoce distinktivní, v čemž je nutné dát za pravdu žalobkyni.

84. Soud konečně nemohl opomenout ani skutečnost, že zakončení napadeného označení „Herbai“ se oproti prvnímu slovnímu prvku namítaného označení „HERBAE“ liší vedle právě popsaného distinktivního prvku i v poslední hlásce samotných prvků „Herbai“ / „HERBAE“.

85. Jak bylo opakovaně akcentováno výše, je to právě identifikace dominantního prvku a (míry) rozlišovací způsobilosti jejich shodujících se složek určující význam těchto prvků v každém označení a jejich vliv na celkový dojem vyvolávaný označením, jež zásadním způsobem předurčuje hodnocení podobnosti kolidujících označení a zprostředkovaně i pravděpodobnosti záměny.

86. Shora uvedené nedostatky spočívající v určení dominantních prvků a posouzení jejich rozlišovací způsobilosti zatížily vadami nejen posouzení vizuální, ale i fonetické a sémantické podobnosti (ze shora uvedených důvodů nemohlo za této situace obstát jejich posouzení založené na závěru, že odlišující se distinktivní slovní prvek namítané známky nemusí být spotřebitelem vůbec vysloven, resp. že nemá ze sémantického hlediska žádnou roli). V důsledku nich je tak nezákonností zatíženo i posouzení celkového dojmu, a tedy rovněž i samotný závěr o nebezpečí pravděpodobnosti záměny.

87. S ohledem na shora uvedené soud shrnuje a uzavírá, že z hlediska celkového dojmu kolidujících označení si tato nejsou podobná, když se shodují pouze v nedistinktivní části, naopak vedle dílčí odchylky v koncovce společného prvku se namítané označení především výrazně odlišuje v dalším distinktivním prvku.

88. Z právě uvedených důvodů nemohlo rozhodnutí, kterým předseda Úřadu změnil Prvostupňové rozhodnutí tak, že vyhověl námitkám podaným osobou zúčastněnou na řízení a přihlášku napadené ochranné známky pro tam uvedený seznam výrobků a služeb zamítl, v soudním přezkumu obstát.

VII. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

89. Na základě všech shora uvedených skutečností soud Napadené rozhodnutí žalovaného podle § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. pro nezákonnost zrušil. V dalším řízení zohlední žalovaný závěry vyslovené výše v části VI. tohoto rozsudku. Žalovaný v rámci úvahy o naplnění podmínek aplikace § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. zohlední právní názor soudu o dominantních prvcích a jejich vlivu na celkovou podobnost se zaměřením na rozlišovací způsobilost společných a odlišujících prvků, a konečně znovu provede celkové hodnocení pravděpodobnosti záměny.

90. Soud přitom pro úplnost podotýká, že se v nynější věci nemohl s ohledem na meze ovládající tento typ soudního řízení věnovat tomu, nakolik závěry soudu o rozlišovací způsobilosti slovního prvku tvořícího napadenou ochrannou známku případně ovlivňují posuzování absolutních překážek zápisné způsobilosti tohoto označení.

91. Právním názorem soudu vysloveným v tomto rozsudku je žalovaný v dalším řízení vázán (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

92. Výrok II. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyně měla ve věci úspěch, proto jí soud přiznal náhradu nákladů řízení. Tu představuje zaplacený soudní poplatek ve výši celkem 3 000 Kč, náklady za zastoupení advokátem za 2 úkony právní služby po 3 100 Kč (převzetí věci a sepis žaloby) a režijní paušály po 300 Kč, celkem tedy 6 800 Kč podle § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 a § 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů a 21 % DPH ve výši 1 428 Kč. Celková výše přiznaných nákladů tak činí 11 228 Kč.

93. Výrok III. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého osoba zúčastněná na řízení zásadně nemá právo na náhradu nákladů řízení. V posuzované věci přitom soud žádnou povinnost osobě zúčastněné na řízení neuložil.