9 A 149/2013 - 116

Rubrum

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Lucie Bičákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: McDonald´s International Property Company, Ltd., se sídlem 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808, Delaware, Spojené státy americké, zast. JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Elišky Peškové 15, Praha 5, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2.7.2013, sp. zn. O- 470510, č.j. O-470510/D48815/2012/ÚPV, takto:

Výrok

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí („dále jen napadené rozhodnutí“) předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 22.6.2012, sp. zn. : O-470510, č.j.: O-470510/D039977/2011/ÚPV (dále jen „rozhodnutí v I. stupni“), o zamítnutí návrhu žalobce podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 písm. a),b) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných zámkách“ nebo „ZOZ“), na prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 318404 ve znění „McGreen“ ve vyobrazení vlastníka společnosti McGreen a.s., zapsané do rejstříku ochranných známek pro služby zařazené ve třídách 35, 36, 41 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb (dále jen „napadená ochranná známka“), a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno. Žalobce v podané žalobě nejprve shrnul průběh správního řízení a obecně namítal, že je napadené rozhodnutí nezákonné, neboť si žalovaný nesprávně vyložil příslušná ustanovení zákona o ochranných známkách a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“, zejména nesprávně aplikoval neurčitý právní pojem „pravděpodobnost záměny“ na zjištěný skutkový stav. Nezohlednil namítané ochranné známky jako celek a jejich dělením na jednotlivé skupiny dospěl k nesprávným a zčásti vnitřně rozporným skutkovým zjištěním. Nesprávně se zabýval otázkou vzájemného vztahu mezi stupněm podobnosti porovnávaných označení a jimi chráněných výrobků a služeb a nesprávně posoudil i koncept dobrého jména a jeho vliv na vytvoření spojení mezi porovnávanými známkami v očích veřejnosti. Konkrétně v prvním žalobním bodu k § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ poukázal na ustálenou praxi žalovaného stran pravděpodobnosti záměny, podle které postačuje k záměně i jediný shodný nebo podobný znak, pokud je nositelem distinktivity, a nesouhlasil se závěrem žalovaného, že u slovní OZ je relevantní registrovaná podoba nikoli skutečně užívaná, neboť musí být vzato v úvahu, že je chráněno pouhé slovo nebo slova. Rovněž je třeba zohlednit stupeň rozlišovací způsobilosti namítaných označení, ať již inherentní, či získané dlouhodobým užíváním. K tomu poukázal na rozsudky SDEU ve věci C-252/07 INTEL, ve věci C-251/95 SABEL, ve věci C-39/97 Canon, ve věci C-408/01 Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV. Tvrdil, že žalovaný neposuzoval namítané ochranné známky jako celek, tzn. jako celou známkovou řadu, ale nesmyslně a bezdůvodně je rozdělil do skupin, které pak posuzoval zvlášť, pokud jde o posouzení jejich podobnosti s označením napadené OZ a podobnosti výrobků a služeb, na něž se napadená ochranná známka a namítané ochranné známky vztahují. Přitom všechny namítané ochranné známky obsahují předponu „Mc“. Tento prvek je chráněn jako ochranná známka žalobce i samostatně, proto měl být vzat jako základ známkové řady a podobnost tohoto prvku měla být považována za dostatečnou ve smyslu rozsudku SDEU ve věci Sabel. Všechny namítané OZ představují známkovou řadu na něm založenou a to bez ohledu na to, jestli se jedná o označení slovní, grafická či kombinovaná, spotřebitelé budou vnímat všechna označení žalobce jako celek a nebudou vědět ani zkoumat, která z těchto známek chrání výrobky dané třídy, když klasifikace výrobků a služeb do tříd slouží jen pro administrativní účely a běžný spotřebitel o ní nemá povědomí. Skutečnost, že známková řada žalobce obsahuje také ochrannou známku „McRECYCLE“, vést minimálně k asociaci s napadenou ochrannou známkou „McGreen“, neboť je známý u spotřebitelů svým kladným vztahem k životnímu prostředí a jeho ochraně a spotřebitelé nebudou rozlišovat, jestli recyklace šetří materiální zdroje či energetické zdroje, jak uvádí na str. 43 svého rozhodnutí žalovaný. Spotřebitel si ochranu životního prostředí jako takovou bude vždy spojovat s recyklací. Žalovaný a Úřad tedy měli pravděpodobnost záměny dovodit z existence celé známkové řady. Žalobce dále odkázal na rozhodnutí SDEU ve věci C-234/06 ve věci Il Ponte Finanziaria. Dále žalobce k § 7 odst. 1 písm. a) namítal nesprávnost závěru žalovaného o podobě ze sémantického hlediska, podle kterého je shodný prvek „Mc“ součástí mnoha ochranných známek jiných vlastníků. Tento argument žalovaného považuje žalobce za irelevantní, protože dle dosavadní praxe žalovaného vzájemný vztah jiných označení či ochranných známek nespadá do konkrétního námitkového řízení. Jednotlivá řízení probíhají samostatně s ohledem na individuální skutečnosti vztahující se pouze ke konkrétním srovnávaným označením. Tento argument žalovaného navíc nemůže obstát ve světle ustálené evropské judikatury, která má za to, že pouhá koexistence označení s určitým prvkem v rejstříku ochranných známek není dostačující a musí být prokázáno, že takové ochranné známky na trhu skutečně koexistují, tj. jsou na relevantním trhu užívány třetími stranami (viz rozhodnutí ve věci T-269/02 PepsiCo, Inc. v. OHIM ze dne 25. dubna 2005 [RUFFELS v. RIFFELS] a ve věci T-85/02 Pedro Díaz, SA, v. OHIM ze dne 4. listopadu 2003 [CASTILLO v. EL CASTILLO]). Podle žalobce Úřad a žalovaný nesprávně posoudili také inherentní rozlišovací způsobilost namítaných známek, která je poměrně vysoká vzhledem k tomu, že ochranné známky žalobce jsou všechny jako celek fantazijní, a to zejména ve vztahu k výrobkům/službám, které chrání. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje pravděpodobnost nebezpečí záměny. K tomu odkázal na rozhodnutí SDEU ve věci INTEL podle kterého „čím silnější má starší ochranná známka rozlišovací způsobilost, ať již vnitřní, nebo získanou užíváním, tím je pravděpodobnější, že při setkání s pozdější totožnou nebo podobnou ochrannou známkou bude tato známka relevantní veřejnosti evokovat uvedenou starší ochrannou známku". Pro stupeň podobnosti mezi takovou známkou a napadeným označením je potom dostačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou. Dále žalobce odkázal i na rozhodnutí SDEU ve věci C-425/98 Marca Mode, kde soud stanovil, že „pokud ochranná známka má vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, ať již per se nebo vzhledem ke svému dobrému jménu, a třetí strana bez souhlasu vlastníka známky v obchodním styku užívá pro stejné či podobné výrobky a služby označení podobné ochranné známce natolik, že vyvolává možnost asociace se známkou, pak výlučné právo k ochranné známce opravňuje jejího vlastníka zabránit užíváni takového označení, pokud vzhledem k vysoké rozlišovací způsobilosti známky nelze vyloučit možnost vzniku asociace, jež by vedla k záměně“ K vysoké rozlišovací způsobilosti namítaných známek navíc přispívá i fakt, že starší ochranné známky žalobce mají dlouhou tradici a historii a díky dlouhodobému užívání na trhu si vybudovaly jistou dobrou pověst mezi spotřebiteli, jak žalobce ve svých předchozích podáních vylíčil a prokázal. Žalovaný tak nesprávně zaměňuje termín inherentní rozlišovací způsobilost s dobrým jménem, které musí být prokázáno v řízení, zatímco stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti se posuzuje na základě ochranné známky samotné, přičemž fantazijní označení, jako namítané známky, mají podle praxe žalovaného a evropské judikatury vysokou rozlišovací způsobilost per se. Žalovaný rovněž chybně vyložil rozhodnutí SDEU ve věci Canon, konkrétně tzv. „kompenzační princip“, který je v něm uveden. Podle žalovaného jej v daném případě nelze vůbec aplikovat, neboť podobnost v nedistinktivním prvku je nutno označit jako velmi nízkou, tudíž její míru nelze doplnit ani vyšší podobností služeb. Je třeba zdůraznit, že princip kompenzace se vztahuje na vzájemné vztahy relevantních faktorů - tj. podobnosti mezi ochrannými známkami a podobnosti mezi chráněnými výrobky/službami s že globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi těmito faktory. V bodě 17 výše uvedeného rozhodnutí Soudní dvůr uvedl, že: „Celkové hodnocení nebezpečí záměny implikuje některé vzájemné závislosti mezi relevantními faktory, zejména podobnost mezi ochrannými známkami a mezi jejich zbožím a službami. Podle toho menší stupeň podobnosti mezi těmito výrobky a službami může kompenzovat vyšším stupněm zaměnitelnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Vzájemná propojenost těchto faktorů se výslovně uvádí v desáté Části úvodu preambule směrnice, která stanoví, že je nutné interpretovat koncept podobnosti ve spojení s pravděpodobností záměny, hodnocení níž závisí zvláště na poznání ochranné známky na trhu a stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi vymezenými zbožím a službami“ Žalobce uvedl, že na tuto judikaturu poukazuje též Nejvyšší správní soud ČR, viz např. rozsudek ve věci 1 As 28/2006-97, v němž se zdůrazňuje, že „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak“ Tento princip je nutné aplikovat na všechny případy, kde je shledána alespoň minimální podobnost označení či výrobků/služeb, což je nepochybně i tento případ. Teprve na základě aplikace tohoto principu a při zohlednění dalších relevantních faktorů, jako jsou např. inherentní či získaná vyšší rozlišovací způsobilost namítaných známek, lze dojít k závěru, zda tato kompenzace je či není dostačující ke konstatování existence pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení. Kromě toho, vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o řízení o prohlášení napadené známky za neplatnou, měl by žalovaný vzít v úvahu také skutečné užívání porovnávaných známek, protože porovnávaná označení již na trhu existují, a situace je tak jiná než v případě námitkového řízení. Závěry žalovaného jsou navíc v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ve věci 1 As 28/2006-97, podle kterého je nepřípustné „zaměřovat se pouze na srovnání označení jako takových, ale je třeba brát v úvahu všechny rozhodující faktory", a také s rozhodnutím SDEU ve věci C-125/95 SABEL, ve kterém soud judikoval, že „pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“ Nelze se tedy zaměřovat pouze na srovnání označení jako takových, ale je třeba brát v úvahu všechny výše uvedené faktory - tedy podobnost výrobků/služeb, vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti namítané známky (ať už inherentní, nebo získané), kompenzační princip, existenci rozsáhlé známkové řady žalobce, délku a historii existence namítaných známek na trhu, resp. vliv stupně známosti žalobcových starších ochranných známek na trhu na pravděpodobnost záměny. Žalovaný však k těmto specifickým okolnostem daného případu, které však mají zásadní vliv na možnost vzniku pravděpodobnosti záměny z hlediska průměrného českého spotřebitele, vůbec nepřihlédl. Ve druhém žalobním bodu žalobce uplatnil námitky k posouzení podle ust. § 7 odst. 1 písm. b), e) ZOZ a tvrdil, že dobré jméno ochranné známky může mít podstatný vliv jak na posouzení nebezpečí záměny, tak i na posouzení případné újmy (nepoctivého těžení). Ochranná známka s dobrým jménem je způsobilá k tomu, aby zabránila zápisu později přihlašovaného označení, které je s ní shodné či je jí podobné, a to i přesto, že výrobky a služby, pro které je zapsána, nejsou podobné těm, pro které se novější označení snaží docílit zápisu. Ochranná známka s dobrým jménem je tak silná, že její umístění ve spojení s jakýmikoli výrobky či službami vede spotřebitelskou veřejnost k asociaci těchto s vlastníkem známky, a tudíž užití známky jiným subjektem představuje dle zákona neúnosné riziko, že dojde k neoprávněnému těžení. Vyšší ochrana je známce poskytnuta proto, aby v případě, kdy získá dobré jméno, bude u spotřebitele/veřejnosti vždy evokovat asociaci mezi jejím vlastníkem a jakýmkoli produktem známkou označeným. K tomu žalobce poukázal na příklady známek s dobrým jménem (ROLLS ROYCE“, „BOEING“, Coca-Cola“) a judikaturu SDEU z níž vyplývá, že žalovaný měl vzít v úvahu zejména následující: - ochranná známka s dobrým jménem má vyšší rozlišovací způsobilost a požívá větší ochrany; - dobré jméno ochranné známky výrazně zvyšuje riziko záměny s jiným označením na straně spotřebitelů; - čím vyšší mají známky rozlišovací způsobilostí, ať již inherentní nebo získanou v důsledku svého užívání na trhu, tím větší je pravděpodobnost, že si relevantní veřejnost při setkání s mladší shodnou nebo podobnou ochrannou známkou vybaví starší ochrannou známku (nebo-li, čím vyšší rozlišovací způsobilost starší ochranná známka má, tím větší je nebezpečí záměny); - pouhá skutečnost, že bude možné si spojit porovnávané známky a mladší známka z tohoto spojení může benefitovat, zakládá možnost nepoctivého těžení. I když Úřad a žalovaný potvrdili dobré jméno jen u některých namítaných známek žalobce, neznamená to nic v očích příslušných spotřebitelů, neboť tito nerozlišují, zda dobré jméno je přiznáno té které konkrétní ochranné známce; pro ně jsou všechny ochranné známky žalobce známé a zaručující vysokou kvalitu takto označených výrobků. Proto by měly být vzaty v úvahu jako celek, tedy jako celá známková řada. Pokud jde o újmu způsobenou na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nazývanou také jako „rozmělnění“, „zeslabení" nebo „zastření", je taková újma způsobena tehdy, pokud schopnost ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které je registrována a užívána, jako výrobky nebo služby pocházející od majitele uvedené ochranné známky, je oslabena, jelikož užívání pozdější ochranné známky vede k roztříštění identity a působení starší ochranné známky na veřejnost. Tak je tomu zejména v případě, kdy starší ochranná známka, která byla dříve schopna vyvolat okamžitou asociaci s výrobky a službami, pro které je zapsána, již není schopna tuto funkci plnit. V této souvislosti žalobce odkázal na rozhodnutí SDEU ve věci INTEL. K újmě na dobrém jméně starších ochranných známek (tzv. očernění) poukázal na rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 25. 4. 2001 ve věci R 283/1999-3 HOLLYWOOD v. HOLLYWOOD, podle něhož je ochranná známka očerněna, pokud je schopnost spotřebitele spojit si ji s výrobky nebo službami, pro které je zapsána, snížena např. tím, že je spojována s výrobky/službami, které jsou neslučitelné s kvalitou a prestiží starší ochranné známky, a to i když se nejedná o nevhodné užívání ochranné známky jako takové. To je také tento případ, neboť všechny výrobky, služby a aktivity žalobce jsou vysoké kvality a těší se světové prestiže, které osoba zúčastněná na řízení nemůže u svého označení dosáhnout. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uváděl obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí, popsal namítanou a napadené ochranné známky, shrnul argumentaci žalobce a zdůraznil, že za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotyčnými ochrannými známkami je namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto jednotlivým prvkům, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh. Napadené rozhodnutí nejdříve vytýčilo podmínky pro hodnocení podobnosti označení, vytýčilo průměrného spotřebitele poptávajícího výrobky a služby nárokované všemi ochrannými známkami a provedlo srovnání shodnosti či podobnosti výrobků a služeb označených střetnuvšími se ochrannými známkami. Napadené rozhodnutí provedlo porovnání napadené ochranné známky s každou z namítaných ochranných známek jak z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a s výjimkou prvku Mc, který se vyskytuje jak v napadené ochranné známce, tak v některých namítaných ochranných známkách, podobnost shledána nebyla. V souvislosti s tím je v napadeném rozhodnutí uvedeno, že „MAC”, zkráceně „Mc”, se ve skotské angličtině užívá ve smyslu „syn” a předřazoval se před vlastní jméno mužů („patronymický prefix”), samotná předpona „Mc” spojená s vlastním jménem nemůže identifikovat jediného člověka. Vždy je podstatné, jaké další jméno následuje za ní, a teprve tento slovní celek je schopen ztotožnění s konkrétní rodinou. Žalovaný dospěl k závěru, že stejně jako mají prvky „Mc/MAC“ svoji roli v běžném životě, totiž avizovat sounáležitost s jednou rodinou, mají ji i při utváření názvů ochranných známek - dát najevo příslušnost k jednomu subjektu. Z tohoto hlediska jim jakožto známkovým prvkům nelze přiznat větší originalitu, než jim náleží, ale je nutné považovat je za málo distinktivní. Žalovaný na okraj poznamenal, že v databázi ochranných známek je pro nejrůznější třídy výrobků a služeb zapsáno přes pět set platných ochranných známek, jež jsou utvořeny obdobným způsobem, tedy spojením prvku „Mc“ nebo „MAC” s vlastním jménem nebo jiným výrazem. Žalovaný tedy hledal odpověď na otázku, zda přítomnost předpony „Mc” způsobuje závadnou podobnost porovnávaných ochranných známek, tedy podobnost vedoucí k záměně (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 90/2006-123 a rozsudky SDEU ve věcech C-251/95 SABEL, C-120/04 Medion a C-39/97 Canon). Pro hodnocení podobnosti porovnávaných označení je třeba pojímat slovní prvky jako celky, tedy jako složená slova, utvořená kromě předpony „Mc” dalšími, stejně významnými částmi. K namítaným slovním ochranným známkám je nutné předeslat, že při posuzování podobnosti v rámci ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o ochranných známkách, což se týká projednávaného případu, je relevantní registrovaná, nikoliv skutečně užívaná podoba, jak vyplývá z dikce uvedených ustanovení. Nelze tudíž brát na zřetel možné variace podoby při jejich skutečném užívání, jak se dožaduje žalobce. Zákon pouze stanoví, že je-li známka užívaná v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost, jedná se o řádné užívání ochranné známky (§ 13). Při zkoumání podobnosti proto není možné spekulovat o tom, že by slovní ochrannou známku bylo možné užívat takovým způsobem, že by mohlo dojít k její záměně se známkou kombinovanou. Žalovaný odmítl názor žalobce, že na namítané ochranné známky je třeba hledět jako na známkovou řadu a v důsledku přiznání statusu známkové řady již nerozlišovat, že namítané ochranné známky nárokují ochranu pro různý sortiment výrobků a služeb. Při porovnávání napadených a namítaných služeb je nutné vycházet z jejich definic tak, jak jsou registrovány v rejstřících ochranných známek. Na souvislosti mezi nimi je pak třeba usuzovat podle jejich přirozené spojitosti, optikou spotřebitelů. Jakkoli napadené rozhodnutí shledalo v určité části nárokovaných služeb podobnost: (35) marketing, činnost podnikatelských, ekonomických a organizačních poradců, reklamní činnost, služby v oblasti administrativní správ, (37) inženýrská činnost v investiční výstavbě, poradenská a konzultační činnost v oblasti stavebnictví, zajišťování stavebního dozoru; (41) zajišťování a pořádání vzdělávacích a dalších odborných akcí jako odborných kurzů, školení, seminářů, konferencí, kolokvií, kongresů, lektorská činnost, publikační činnost, vydavatelská činnost, pořádání výstav nekomerčního charakteru; (42) projektová činnost v investiční výstavbě, zajišťování činností konstruktérů, designérů a architektů, zastává žalovaný názor, že mezi napadenou ochrannou známkou a namítanými ochrannými známkami při individuálním hodnocení neexistuje pravděpodobnost záměny. V inkriminovaném případě Úřad konstatoval, že sice existuje podobnost či shoda v určitém, ve správním rozhodnutí konkrétně určeném rozsahu služeb, na straně druhé v rozhodnutí konstatoval, že napadená kombinovaná ochranná známka nevykazuje takovou podobnost, a tím méně shodu, vnější úpravy s namítanými ochrannými známkami, aby mohla být naplněna dispozice právní normy. K uplatnění tzv. kompenzačního principu musí být splněny obě podmínky (shoda či podoba označení a shoda či podoba výrobků a služeb) v takovém rozsahu, aby bylo možné konstatovat pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Proto žalovaný dospěl k závěru, že ani při zohlednění celé namítané známkové řady není pravděpodobné, že by mezi nimi a napadenou ochrannou známkou došlo u spotřebitelů k záměně z důvodu asociace. Napadená ochranná známka do namítané známkové řady nijak nezapadá. Její celková koncepce, obsahově i barevně laděná do zelena, je velmi odlišná od provedení kombinovaných namítaných ochranných známek. Stejně rozdílné jsou výrazy následující prvek „Mc“ u slovních ochranných známek. Pravděpodobná není ani asociace kvůli tomuto prvku. Pokud ji lze vůbec připustit, mohlo by k ní jen ve stejné oblasti trhu. Tato podmínka však není v daném případě naplněna, neboť žalobce poskytuje rychlé občerstvení, vlastník napadené ochranné známky poskytuje služby týkající se projektování, výstavby, dozoru energeticky úsporných a ekologicky šetrných objektů. Ačkoliv závěry institucí jiných států nejsou pro Úřad závazné, lze uvedené stanovisko podpůrně podpořit zjištěním amerického soudu ve věci McDonald´s Corp. v. McBagels, Inc., 649 F. Supp. 1268 1 U.S.P.Q.2d 1761 (S.D.N.Y. 1986), na nějž Úřad upozornil žalobce. Soud v tomto rozsudku přiznal žalobci výlučné oprávnění k prvkům „Mc” nebo „MAC” pouze ve spojení s generickým názvem jídla. Napadená ochranná známka však takto utvořena není, neboť v ní za prvkem „Mc” následuje výraz „Green”, který není názvem druhu jídla, ani celková koncepce jídlo neasociuje. Napadená ochranná známka také nemá ve svém seznamu výrobků a služeb žádné potraviny. Co se týká námitek zásahu do práv k ochranné známce s dobrým jménem, z dokladů, jimiž žalobce ve správním řízení existenci dobrého jména prokazoval, vyplynulo, že dobrému jménu se těší pouze slovní spojení „McDonald´s” totožné se zněním namítané slovní ochranné známky č. 62497 a některá vyobrazení korespondující s namítanými kombinovanými ochrannými známkami č. 62521, 62570 až 62604. Pokud žalobce dobré jméno svých ochranných známek neprokázal, je iluzorní představa, že je měl Úřad přiznat „celé známkové řadě” - tím by totiž Úřad překročil svojí pravomoc. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 41/2009 ze dne 2.9.2009 nejen že existence asociace (spojení) v mysli veřejnosti představuje nutnou podmínku pro přiznání ochrany známce s dobrým jménem, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž čl. 5 odst. 2 První směrnice, resp. § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách, zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu. Tyto zásahy představují buď újmu způsobenou rozlišovací způsobilosti ochranné známky, anebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky. Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl použit čl. 5 odst. 2 První směrnice. Správní rozhodnutí však uzavřelo, že dobré jméno může (nikoliv nutně musí) působit i vůči nepodobným výrobkům a službám, to však jen při naplnění dalších předpokladů, tedy při zjištění nějakého druhu újmy na dobrém jménu či rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, možnosti jejich rozmělnění či ztráty apod., o nichž však musejí svědčit důkazy podpořené přesvědčivou argumentací žalobce. Z důkazů předložených žalobcem ve správním řízení vyplynulo pouze to, že namítané ochranné známky s dobrým jménem jsou užívány v konkrétních souvislostech (stravování, zejména ve fast foodech, a s ním spojené služby), nemajících vztah k napadené ochranné známce, tedy že vybudované dobré jméno působí pouze v souvislosti s určitou oblastí trhu. Proto by bylo ochranu namítaných ochranných známek s dobrým jménem možné rozšířit jen na ty nepodobné výrobky a služby, u nichž by spotřebitel hledal souvislost s touto oblastí. Relevantní judikatura (např. T-67/04 Spa Monopole, compagnie fermiěre de Spa SA/NV, Belgie v. Spa-Finders Travel Arrangements Ltd. USA, vztahujícímu se k ochranným známkám s dobrým jménem, v článku 40 uvádí, že účelem není bránit zápisu jakékoli ochranné známky totožné nebo podobné s ochrannou známkou s dobrým jménem, ale jen takovým, které mohou být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména či rozlišovací způsobilosti). Ani dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách tedy nepřisvědčují tvrzení žalobce o v podstatě automaticky nastupujícím konstatování o újmě na dobrém jménu či rozlišovací způsobilosti ochranných známek s dobrým jménem v případě, že dobré jméno je prokázáno. Naopak z nich vyplývá, že jde o komplexní hodnocení, při němž je třeba vzít v úvahu i všechny ostatní okolnosti daného případu, nejen samotnou existenci dobrého jména ochranné známky. Jak vyplývá z rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 128/2005 ze dne 31.5. 2006 skutečnost, že zapsanou ochrannou známku lze z rejstříku ochranných známek vymazat/prohlásit za neplatnou, není důvodem, aby byl přehlížen výsledek námitkového řízení v době zápisu ochranné známky, neboť ten je z hlediska zákonnosti zápisu ochranné známky v době jejího zápisu podstatný. Žalobce jako 1. namítající a společnost McDonald´s ČR, spol. s r.o. jako 2. namítající podali proti zápisu napadené ochranné známky námitky, a to ze stejných důvodů, pro které v nyní projednávaném případě požadovali prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky. Námitky byly zamítnuty po rozkladu rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 24. 5.2011 (položka 29 správního spisu) a poté byla napadená ochranná známka zapsána do rejstříku. Proti rozhodnutí o zamítnutí námitek nebyla podána správní žaloba. Žalobou napadené správní rozhodnutí obsahuje obsáhlou úvahu o tvrzené pravděpodobnosti záměny ochranných známek a tato úvaha neodporuje spisu. Žalovaný se řádně vyrovnal s argumentem o všeobecné známosti namítaných známek; rozhodnutí je standardním rozhodnutím vydaným zákonem aprobovaným způsobem. Na zjištěné skutečnosti byla správně aplikována odpovídající právní norma a správní uvážení je logicky a úplně odůvodněno. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl. Žalobce v replice na vyjádření žalovaného uvedl, že sám žalovaný připouští, že přítomnost prvku „Mc“ u namítaných a napadené známky způsobuje určitou míru podobnosti mezi nimi a svědčí o příslušnosti k jednomu subjektu. Toto tvrzení zcela podporuje argumentaci žalobce, tj. že slovní prvek „Mc“ dává najevo, že všechny známky s tímto prvkem tvoří ucelenou známkovou řadu a přísluší k jednomu subjektu, z čehož potažmo vyplývá, že pokud se na trhu vyskytne další ochranná známka s tímto prvkem, mohl by se průměrný spotřebitel domnívat, že náleží právě k této známkové řadě a pochází tedy od žalobce. Přestože tedy žalovaný v některých případech dospívá ke správným úvahám (viz výše) činí z nich nesprávné závěry. Tvrzení o zápisu dalších cca pětiset ochranných známek se slovním spojení „Mc“ nebo „MAC“ není pro toto řízení relevantní, neboť jednotlivá řízení probíhají samostatně. Žalovaný dostatečně nezohlednil, že slovní ochranné známky mohou být užívány v jakémkoli grafickém nebo barevném provedení. Žalovaný pochybil, neboť ve chvíli, kdy dospěl k závěru, že porovnávaná označení vykazují určitý stupeň podobnosti vzhledem k prvku „Mc“, dále k tomu, že část služeb chráněných namítanými ochrannými známkami je podobná službám, chráněným napadenou ochrannou známku a že část namítaných ochranných známek požívá dobrého jména, musel by při zohlednění výše uvedeného (tj. zohlednění skutečnosti, že část namítaných ochranných známek je slovních a mohou být užívány v jakékoliv podobě) dospět k závěru, že mezi porovnávanými ochrannými známkami existuje pravděpodobnost záměny. Žalobce nesouhlasil s tvrzením žalovaného, že napadená ochranná známka nezapadá svojí koncepcí do namítané známkové řady. Napadená ochranná známka svojí koncepcí zcela odpovídá koncepci ochranných známek, které tvoří namítanou známkovou řadu. Namítané ochranné známky jsou tvořeny tzv. příjmením, tj. slovní prvek „Mc“, který je doplněn všeobecným názvem jídla, nápoje nebo jiným všeobecným anglickým názvem. Napadená ochranná známka pak zcela odpovídá tomuto schématu, tj. je tvořena slovním prvkem „Mc“, tedy shodným příjmením, za kterým shodně následuje obecný anglický výraz. Namítaná ochranná známku „McRECYCLE“, která kromě toho, že obsahuje příjmení „Mc“ a obecný anglický výraz, se s napadenou ochrannou známkou shoduje ve významu obecného anglického výrazu, resp. navozuje dojem, že obě známky tvoří ještě jistou podskupinu předmětné známkové řady, neboť obě budou průměrnými spotřebiteli vzhledem k prvkům „RECYCLE“ a „Green“ vnímány jako mající něco společného s ekologií a životním prostředím. K otázce dobrého jména uvedl, že žalovaný nesprávně zužuje výklad institutu dobrého jména ochranné známky, když jej vztahuje pouze na shodný trh, respektive na shodné výrobky/služby. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a písm. e) zákona o ochranných známkách totiž slouží jednoduchému účelu, tj. pokud si ochranná známka díky rozsáhlému, dlouhodobému či jinému užívání získá u relevantní skupiny veřejnosti dobré jméno, zákon takové ochranné známce poskytne vyšší stupeň ochrany. To se projeví tím, že ochranná známka s dobrým jménem je způsobilá k tomu, aby zabránila zápisu později přihlašovaného označení, které s ní je shodné či je jí podobné, a to i přesto, že výrobky či služby, pro které je ochranná známka zapsána, nejsou podobné těm, pro které se novější označení snaží docílit zápisu. Nejde tedy o to, že dobré jméno získají určité výrobky či služby. Ochranná známka s dobrým jménem je prostě tak silná, že její umístění ve spojení s jakýmikoliv výrobky či službami vede spotřebitelskou veřejnost k asociaci těchto výrobků/služeb s vlastníkem známky, a tudíž užití známky jiným subjektem, než je jejím vlastníkem představuje dle zákona neúnosné riziko, že dojde k poškození dobrého jména známky, nebo alespoň k neoprávněnému těžení z jejího dobrého jména. Napadená ochranná známka také ohrožuje rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek, neboť užíváním napadené ochranné známky je rozlišovací způsobilost ochranné známky navrhovatele rozmělněna, čímž dochází k poškození její reklamní funkce. Skutečnost, že rozmělnění ochranné známky způsobuje této známce újmu, vyjádřil ve svém rozhodnutí Chevy C-375/97 i Evropský soudní dvůr. Při ústním jednání účastníci řízení setrvali na svých stanoviscích. Soud dokazování neprováděl, neboť žalobce na důkazech označených v žalobě netrval a odkázal na správní spis. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při posouzení věci vyšel soud z následující právní úpravy: Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o ochranných známkách v rozhodném znění přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu, e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu, Podle § 32 odst. 3 téhož zákona Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených. Soud o věci uvážil takto: Při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí soud postupoval v souladu se závěry Rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ve věci č.j. 8 As 37/2011-154 tak, že závěry žalovaného o otázce zaměnitelnosti ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přezkoumal v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu, tedy přezkoumal, zda závěry žalovaného nejsou v rozporu se skutkovými zjištěními a provedeným dokazováním Při přezkumu podmínek pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je klíčový pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“. Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č.j. 4 As 90/2006 – 123). Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky SDEU ze dne 29. 9. 1998, Canon, C- 39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C- 342/97, Recueil, s. I–3819, bod 17). Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C–251/95, Recueil, s. I–6191, bod 23). Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141 a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Soudního dvora Evropské unie tzv. kompenzační zásadu (viz výše uvedený rozsudek Canon, bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat, že větší podobnost výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141). Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i Soudní dvůr Evropské unie, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23). Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153). Označení tak mohou být zaměnitelná i tehdy, pokud je shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, čj. 7 A 119/99 - 32). Se známkoprávní ochranou je pojmově spjato, že různé ochranné známky mají různý stupeň podobnosti, neboli že míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných známek odlišuje a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší. Ostatně z takového pojetí známkoprávní ochrany vychází i Evropský soudní dvůr, který judikuje, že čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny (např. rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 24) nebo že známky, jež mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti ať už samy o sobě nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí (rozsudek ze dne 29. 9. 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro- Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, bod 18). Zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny, resp. v daném případě důvodnost návrhu na prohlášení zápisu za neplatný, není dána jakoukoli podobností. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost závadná, tj. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č.j. 4 As 90/2006 – 123). V daném případě ve vztahu k prvnímu žalobnímu bodu soud dospěl k závěru, že žalovaný při aplikaci příslušných ustanovení zákona o ochranných známkách i judikatury správních soudů a SDEU nepochybil. Předně mu nelze vytýkat, že namítané ochranné známky rozdělil do dvou skupin slovních a kombinovaných, resp. obrazových a tyto jednotlivě porovnával s napadenou ochrannou známkou, neboť každá z namítaných ochranných známek v případě shledání shodnosti nebo podobnosti s napadenou ochrannou známkou a naplnění i dalších podmínek stanovených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o ochranných známkách, která jsou v daném případě relevantní, by byla důvodem pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. Žalovaný se navíc následně vyjádřil i k celé známkové řadě, jak bude dále uvedeno. Žalovaný rozdělil namítané ochranné známky následovně: Namítané ochranné známky slovní zařazené v dále uvedených třídách mezinárodní klasifikace výrobků a služeb: č. 15818 (1.) McROYAL tř. 30, č. 15941 (2.) McFEAST tř. 30 č. 16014 (3.) McPlZZA tř. 30 č. 16188 (4.) McCHICKEN tř. 30 č. 16238 (5.) McNUGGETS tř. 29, 30, 31 č. 16253 (6.) McBACON tř. 30 č. 57869 (7.) McSNACK tř. 42, č. 57935 (8.) McEXPRESS tř. 35, 41, 42 č, 58263 (9.) McWORLD tř. 35. 41. 42 č. 58339 (10.)McKIDs tř. 25 č. 58438 (11.)McCAFE tř. 42 č. 62497 (12.) McDONALD'S tř. 25, 28-32, 35, 41, 42 č. 62612 (16.) McDRIVE tř. 42 č. 464453 (18.) McRECYCLE tř. 40 č. 553214 (19.)MACFISH tř. 29 č. 681890 (21.) McHAPPY DAY tř. 36 č. 864694 (23.) McFLURRY tř. 29 č. 878611 (24.) McDonald'S QUARATER POUNDER tř.30 č. 878645 (25.) McDONALD'S FILET-O-FISH tř. 30 č. 1024678 (26.)McCRISPY tř. 29, 30 č. 1221704 (27.)McSALAD tř. 29, 30 č. 1389626(28.) McNET tř. 42 č. 1391663 (29.) McRIB tř. 29, 30. Namítané ochranné známky kombinované zařazené v dále uvedených třídách mezinárodní klasifikace výrobků a služeb: č. 62521 (13.), tř. 25, 28-32,35,41,42 , č. 62570 (14.), tř. 25, 28-32,35,41,42 , č. 62604 (15.), tř. 35,41,42 , č. 352716 (17.), tř. 42, a č. 736470 (22.), tř. 42, č. 611632 (20.), tř. 25, , č. 1716638 (30.), tř. 29,30,25,41,42 , č. 1804913 (31.), tř. 35,38,41,42 K námitkám nedůvodného dělení namítaných ochranných známek a nehodnocení celé známkové řady soud s ohledem na výše uvedené považuje dělení namítaných ochranných známek provedené žalovaným s ohledem na jejich počet a charakter (slovní, obrazové a kombinované) za logické a vedené snahou přehledně uspořádat jednotlivé OZ tak, aby se jejich posouzením mohl zabývat a jeho závěry byly zřetelné a srozumitelné adresátům rozhodnutí. Soud tak neshledal, že by daný způsob „uchopení“ materie vedl k nezákonnému rozhodnutí ve věci samé. Opodstatněným není ani tvrzení o nezákonném posouzení známkové řady namítaných OZ žalobce, neboť ani při jejím zohlednění nelze ze shora uvedených důvodů (neexistence shody/podobnosti porovnávaných OZ, byť byla shledána velmi nízká shoda či podobnost v určitém rozsahu služeb) dospět k závěru, že by u určité části spotřebitelů byla prvaděpodobná záměně z důvodu asociace mezi napadenou OZ a namítanými známkami žalobce. Napadená OZ do známkové řady nezapadá, její celková koncepce, obsahové i barevné ladění je jiné a je odlišná od provedení namítaných kombinovaných OZ, jsou rozdílné výrazy následující prvek „Mc“ u slovních OZ. Asociace z důvodu užití tohoto stejného prvku v porovnávaných OZ by byla možná, pokud by se jednalo o ochranné známky působící ve stejné oblasti trhu, ale žalobce působí na trhu rychlého občerstvení, naproti tomu vlastník napadené OZ nabízí služby projektování, výstavby, dozoru energeticky úsporných a ekologicky šetrných objektů. Neužije se tak ani namítané zjištění amerického soudu ve věci Mc Donalds Corp., kde soud přiznal žalobci výlučné oprávnění k prvkům „Mc“ nebo „MAC“ pouze ve spojení s generickým názvem jídla, když u napadené OZ následuje za znakem „Mc“ výraz „Green“, který není jídlo, neasociuje a nelze asociaci dovodit ani z celkové koncepce dané známky. Navíc seznam výrobků/služeb napadené OZ potraviny nezahrnuje. Soud se shoduje se žalovaným, že je třeba při porovnání známek vycházet z jejich definic, jak jsou registrovány v rejstříku ÚPV a že je třeba na souvislosti mezi nimi nahlížet podle jejich přirozené spojitosti, optikou spotřebitelů. I když tak byla Úřadem a žalovaným shledána v určité části nárokovaných služeb podobnost (třída 35, 37, 41, 42), soud má ve shodě se žalovaným za to, že při individuálním posouzení pravděpodobnost záměny neexistuje. Žalovanému lze rovněž přisvědčit v jeho argumentaci, že znak - předpona „Mc“ je společná jen všem slovním namítaným ochranným známkám nikoliv všem namítaným ochranným známkám. Je tomu tak proto, že u kombinovaných a obrazových namítaných ochranných známek se vyskytuje jen u čtyř známek a to č. 62521 , č. 62604 , č. 611632 a č. 1716638 , a naopak pro kombinované a obrazové namítané ochranné známky je charakteristické specifické grafické provedení písmene „M“ jako , které z hlediska celkového dojmu na první pohled u všech těchto ochranných známek upoutá pozornost spotřebitele. Pokud žalobce v této souvislosti odkázal na rozsudek SDEU ve věci Sabel, je nutné konstatovat, že se žalovaný od závěrů tohoto rozsudku nijak neodchýlil, neboť po posouzení sémantického, vizuálního a fonetického hlediska hodnotil napadenou i namítané ochranné známky z celkového hlediska a i přes nízkou vizuální, sémantickou a fonetickou podobnost v prvku „Mc“, který však hodnotil jako nedistinktivní, posoudil celkově napadenou ochrannou známku jako nepodobnou s namítanými. Soud vešel na úvahu žalovaného, že prvek „Mc“ nemusí asociovat pouze spojení s žalobcem, ale jedná se o tzv. „patronymický prefix“ typický pro skotská a irská příjmení a byť spotřebitel nemusí znát historický původ tohoto prvku, je obecně známo, že se tyto typy příjmení v anglickém jazyce vyskytují. Prvek „Mc“ tedy nemusí nutně asociovat spojení s žalobcem. K tomu soud zdůrazňuje, že napadená ochranná známka je známka kombinovaná v grafické podobě . Výrazný zelený grafický symbol na počátku této známky a zvýrazněné písmeno spolu s celkovým provedením v zelené a šedé barvě nemůže ani při shodnosti prvku „Mc“ s většinou napadených ochrannými známek zapříčinit záměnu či vyvolat asociaci s těmito namítanými ochrannými známkami. Navíc kombinované a obrazové namítané ochranné známky se barevně odlišují a dominuje v nich specifické ztvárnění písmeně „M“ jako . Závěr žalovaného o neexistenci pravděpodobnosti záměny či asociace u napadené ochranné známky se všemi namítanými ochrannými známkami je v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Nic na tom nemění odkaz žalobce na rozhodnutí SDEU ve věci C-234/06 Il Ponte Finanziaria ve kterém bylo uvedeno: „v případě existence skupiny nebo série ochranných známek nebezpečí záměny vyplývá konkrétněji ze skutečnosti, že spotřebitel se může zmýlit ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje a má nesprávně za to, že je součástí této skupiny nebo série ochranných známek (bod 63). Vzhledem k tomu, že napadená ochranná známka není známkou slovní, nýbrž je známkou kombinovanou zcela barevně odlišnou od kombinovaných a obrazových ochranných známek používaných žalobcem, má výrazný znak na svém počátku a výrazně ztvárněné písmeno , které ji dostatečně odlišují od namítaných ochranných známek, nemůže ani existence řady namítaných ochranných známek zvýšit pravděpodobnost záměny nebo asociace napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Pokud žalobce výslovně zmiňuje možnost záměny u slovních namítaných ochranných známek č. 464453 „McRECYCLE“ se službami zapsanými ve třídě 40 – recyklační služby a č. 681890 „McHAPPY DAY“ se službami zapsanými ve třídě 36 – charitativní sbírky, tedy se službami zapsanými ve stejných třídách nebo tvrzeného stejného charakteru, jako služby chráněné napadenou ochrannou známkou, i pro tyto namítané ochranné známky platí výše uvedené. S ohledem na celkový dojem napadené ochranné známky a zdůraznění jejího zeleného znaku, nijak podobného znakům používaným v ochranných známkách žalobce, a zeleně provedeného písmene „G“ zde soud neshledává podobnost ani možnost asociace s namítanými ochrannými známkami. Krom toho jsou služby zapsané pro tyto dvě známky odlišné od služeb poskytovaných žalobcem, neboť u namítané ochranné známky č. 464453 „McRECYCLE“ jsou ve třídě 40 zapsány recyklační služby, ty však nelze zaměnit se zprostředkováním obchodu se solárními prvky a jinými výrobky pro energetiku a zprostředkováním obchodu výrobky pro čištění vod zapsaných m.j. ve třídě 35 pro napadenou ochranou známku, s infrastrukturálními projekty v oblasti čištění vod, projekty v oblasti zlepšování životního prostředí zapsanými ve třídě 36 pro napadenou ochrannou známku ani s oblastí poradenské a konzultační činnosti v oblasti energetiky a energetických úspor zapsaných pro napadenou ochrannou známku ve třídě 42. Obdobně nelze zaměnit služby ani pro namítanou ochrannou známku č. 681890 „McHAPPY DAY“, neboť tato má ve třídě 36 zapsány charitativní sbírky, zcela odlišnou činnost, než má ve třídě 36 zapsánu napadená ochranná známka (ta má pro třídu 36 zapsány služby: činnost finančních poradců, dotační management, zajišťování dotací a financování energetických projektů, infrastrukturálních projekty v oblasti čištění a čistoty vod, projekty v oblasti zlepšování životního prostředí). Závěr žalovaného, který neshledal současnou podobnost napadené a namítaných ochranných známek ani podobnost výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány, je tak zcela v souladu se zákonem. Pokud žalobce žalovanému vytýkal při hodnocení sémantického hlediska závěr, že prvek „Mc“ je součástí mnoha ochranných známek, lze mu přisvědčit, neboť dle ustálené praxe žalovaného se řízení vztahuje jen na konkrétní napadené a namítané značení a předmětem přezkumu nejsou jiné ochranné známky zapsané v rejstříku. Tomu odpovídá i rozhodnutí zdejšího soudu ve věci sp. zn. 9 Ca 430/2009, podle kterého „podstatou řízení o námitkách uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je výlučně posouzení střetu mezi přihlašovaným označením a starší namítanou ochrannou známkou, která patří subjektu, jenž námitky podal. V tomto námitkovém řízení proto Úřad průmyslového vlastnictví nemůže jakkoliv přihlížet k jiným ochranným známkám ve vlastnictví přihlašovatele, neboť ty nemohou nijak ovlivnit jeho závěr o existenci či neexistenci pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a namítanou starší ochrannou známkou na straně veřejnosti.“ Nesprávnost této argumentace žalovaného však neměla vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného a nebyla tak důvodem pro jeho zrušení, neboť z celkového sémantického srovnání napadené OZ s jednotlivými namítanými OZ žalobce je odůvodnění rozhodnutí Úřadu a žalovaného souladné se zákonem, když bylo zdůrazněno, že se porovnávané OZ shodují v prvcích „Mc“ umístěných na počátku slovních spojení, za nimi však následují další anglické výrazy, které jsou významově odlišné. S ohledem na to, že prvek Mc/MAC nelze považovat za charakteristický pouze pro některého z vlastníků OZ kvůli jeho nízké distinktivitě, je tak třeba vzít v úvahu název OZ jako celek a pak se jedná o podobnost nejnižšího stupně. Soud přisvědčuje i stanovisku žalovaného, že anglicky hovořící spotřebitelé, a u většiny porovnávaných OZ i spotřebitelé s pouhou pasivní znalostí tohoto jazyka, jsou způsobilí rozlišit je podle dalších částí složených slovních celků, neboť ty mají vlastní obsah a jsou významově zcela nepodobné. Spotřebitel bez znalosti anglického jazyka je pak bude považovat za fantazijní. Ani on však jen kvůli stejnému prvku „Mc“ neusoudí na stejného původce/vlastníka, neboť části následující za tímto prvkem jsou nejméně stejně důležité. Lze tak uzavřít, že mezi porovnávanými OZ existuje sémantická podobnost prvku „Mc“, vzhledem k jeho nedistinktivní povaze je však málo významný, proto je po právu závěr Úřadu a žalovaného, že je sémantická podobnost srovnávaných OZ na nejnižším stupni. Na nesouhlas žalobce stran nesprávného posouzení inherentní rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek bylo již částečně odpovězeno shora. Žalobci je třeba přisvědčit, že namítané ochranné známky mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti daný i existencí známkové řady, soud zde však opětovně poukazuje na výrazně odlišné grafické provedené napadené ochranné známky, používající specifický znak , nacházející se v levé části napadené ochranné známky, tedy v části, která je dle argumentace žalobce z hlediska vnímání spotřebitele zásadní, když tento znak není naopak nijak charakteristický pro žalobce, a zdůraznění písmena „G“ ve slově „Green“ dané jeho grafickým provedením, a dospívá znovu k závěru, že i při shodnosti slovního prvku „Mc“ je možnost záměny nebo asociace napadené ochranné známky s namítanými vyloučena. V rozsudku SDEU ve věci INTEL, na který žalobce odkazuje, byla posuzována namítaná slovní ochranná známka INTEL s dobrým jménem ve Spojeném království v oblasti mikroprocesorů a multimediálních a odborných softwarů a napadená slovní ochranná známka INTELMARK, u které vlastník namítané ochranné známky tvrdil, že by protiprávně těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky INTEL. Jednalo se tedy o dvě podobné slovní ochranné známky. V daném případě právě skutečnost, že napadená ochranná známka je kombinovaná a její grafická část ji výrazně odlišuje od namítaných ochranných známek, vylučuje pravděpodobnost záměny na straně průměrného spotřebitele, když navíc průměrný spotřebitel, užívající výrobky a čerpající služby žalobce, je odlišný od průměrného spotřebitele služeb vlastníka napadené ochranné známky ve znění „McGreen“. Z tohoto důvodu nelze ani argumentovat nesprávně použitým kompenzačním principem (rozsudek SDEU ve věci Canon), neboť z celkového hlediska nebyla shledána podobnost označení porovnávaných ochranných známek ani podobnost výrobků/služeb, nemůže tedy dojít ke kompenzaci nižší míry podobnosti známek s vyšší mírou podobnosti služeb, pro které jsou zapsány. Většina výrobků chráněných namítanými ochrannými známkami je zapsána v jiných třídách než služby poskytované vlastníkem napadené ochranné známky. Pokud se u některých namítaných ochranných známek shodují třídy, ve kterých jsou zapsány poskytované služby jimi chráněné, s třídami, ve kterých jsou zapsané služby chráněné napadenou ochrannou známku, jde o služby úzce související se zakládáním a provozem provozoven rychlého občerstvení žalobce. U služeb, u kterých není přímo zmiňována vázanost na tyto provozy, byla shodnost s namítanými službami vyloučena, jak bylo výše uvedeno pro namítané známky McRECYCLE a McHAPPY DAY. Jak vyplývá z ustálené judikatury správních soudů a zejména NSS, musí se v případě částečné shodnosti/podobnosti jednat o shodnost/podobnost vedoucí k zaměnitelnosti a tak tomu v projednávané věci nebylo. K tvrzené nezákonnosti hodnocení podobnosti napadené ochranné známky s namítanými nejen z hlediska sémantického, vizuálního a fonetického, ale též z hlediska celkového dojmu, soud i při zohlednění celé známkové řady a její vyšší rozlišovací způsobilosti u namítaných ochranných známek neshledal shodně s žalovaným ani možnost asociace s napadenou ochrannou známkou, a to s ohledem na celkové vyznění napadené ochranné známky, která je barevná, kombinovaná, používá zcela jiné znaky a barvy než žalobce ve svých namítaných ochranných známkách, jak bylo blíže pojednáno shora. Soud zdůrazňuje, že průměrný spotřebitel kolidujících služeb (jak bylo pojednáno shora) bude vnímat ochranné známky jako celek, nebude z nich vyčleňovat prvek „Mc“/“MAC“ a bude si vědom, že je napadená OZ rozdílně ztvárněna a má odlišný slovní prvek od slovních prvků namítaných OZ žalobce. K tomu soud připomíná rozsáhlé a podrobné posouzení shodnosti/podobnosti porovnávaných OZ Úřadem a žalovaným, od kterého se neshledal důvod odchýlit a ve zbytku na něj odkazuje. Vzhledem k tomu, že soud nevešel na žalobní tvrzení týkající se nezákonného posouzení ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, nezabýval se již opodstatněností žalobních námitek ve vztahu k ust. § 7 odst. 1 písm. b) a e) téhož zákona, neboť nebyla-li shledána shodnost/podobnost napadené OZ s namítanými ochrannými známkami žalobce, neuplatní se ani námitky stran nezohlednění dobrého jména a možného zásahu do starších práv v podobě nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky či v podobě újmy na nich, když základní předpoklad shodnost/podobnost porovnávaných OZ splněn nebyl. Pro úplnost soud uvádí, že správní orgány obou stupňů na základě důkazů předložených žalobcem shledaly dobré jméno jen u čtyř namítaných ochranných známek č. 62497 ve znění „McDONALD´S“, č. 62521 ve vyobrazení , č. 62570 ve vyobrazení a č. 62604 ve vyobrazení. Tyto známky se v předložených důkazech opakovaně vyskytovaly. Lze souhlasit s jejich hodnocením, že míra, délka a okolnosti odkazů na tyto ochranné známky svědčí pro jejich dobré jméno. U ostatních namítaných ochranných známek správní orgány dobré jméno neshledaly. Samotná skutečnost, zda dobré jméno svědčí celé známkové řadě žalobce, však není v dané věci podstatná. Podstatná je skutečnost, že nebyla shledána shodnost ani podobnost žádné z namítaných ochranných známek s napadenou ochrannou známkou. Zákonná podmínka shodnosti nebo podobnosti vyjádřená v § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách tak nebyla splněna (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 54/2013 ze dne 12.9.2014, bod.20). Soud proto uzavírá, že považuje pro účely rozhodnutí v dané věci nadále za nadbytečné zabývat se hodnocením, zda dobré jméno svědčí celé namítané známkové řadě či ještě dalším namítaným ochranným známkám, kromě čtyř výše uvedených, neboť z důvodu absence shodnosti/podobnosti namítaných ochranných známek s napadenou ochrannou známkou návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, resp. v tomto rozsahu podané žalobě, nemohlo být vyhověno ani z důvodů uvedených v § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách. Pro úplnost soud uvádí, že závěr žalovaného je i v této otázce v souladu se zákonem. V daném případě nebylo ani prokázáno, že by napadená ochranná známka působila újmu ochranným známkám namítaným, což dle názoru soudu vylučuje jejich celková odlišnost i odlišnost trhu, na kterém se průměrní spotřebitelé služeb chráněných napadenou ochrannou známkou a průměrní spotřebitelé výrobků a služeb chráněných namítanými ochrannými známkami pohybují. Na základě shora uvedených skutečností soud nedůvodnou žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl úspěšný, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Poučení