č. j. 9A 186/2017 - 84

Rubrum

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyň JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci žalobce: FERRERO S. P. A. sídlem Piazzale Pietro Ferrero I-12051, Alba (CN), Itálie zastoupená advokátem Mgr. Davidem Řehákem sídlem Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5 proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. O-237708, č. j. O-237708/D16041179/2016/ÚPV, takto:

Výrok

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalovaný je povinen zaplait žalobci náklady řízení v částce 15 342 Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Davida Řeháka, advokáta.

Odůvodnění

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobce se podanou žalobou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) ze dne 23. 8. 2017, č. j. O- 237708/D16041179/2016/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též jen „Úřad“) ze dne 30. 3. 2016, č. j. O-237708/D061460/2013/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“).

2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad zamítl námitky žalobce podané dle § 7 odst. 1 písm. a), b), c), d) a k) zákona č. 441/2003 Sb. (dále jen „zákon o ochranných známkách“), proti poskytnutí ochrany v České republice mezinárodní barevné kombinované ochranné známce č. 1161940 ve znění „Bien classic“ a v podobě (dále jen „napadená ochranná známka“), zapsané do mezinárodního rejstříku dne 21. 12. 2012, zveřejněné dne 20. 6. 2013 pro výrobky zařazené do třídy 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, společnosti ŞIMŞEK BISKÜVI VE GIDA SANAYI A.S., se sídlem Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No:1, Karaman, 70100 Turecko (dále jen „přihlašovatel“), a přiznal napadené ochranné známce v České republice právní ochranu.

3. Námitky byly odůvodněny tím, že žalobce je vlastníkem starší mezinárodní barevné obrazové ochranné známky č. 995548 v podobě (dále jen „namítaná ochranná známka“), zapsané do mezinárodního rejstříku dne 19. 1. 2009 s právem přednosti k 21. 11. 2008, pro výrobky zařazené do třídy 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, která je na překážku přiznání ochrany napadené ochranné známce ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a), b), c), d) a k) zákona o ochranných známkách.

4. Žalobce v námitkách uvedl, že namítaná ochranná známka a napadená ochranná známka jsou z vizuálního hlediska zaměnitelné vzhledem k užití téměř otrocké napodobeniny spočívající v tom, že grafický prvek vyobrazení cukrovinky s bílou náplní a hnědou polevou, která má ulomený roh, je takřka totožný s namítanou ochrannou známkou žalobce. V námitkovém řízení žalobce doložil, že obdobná otázka již byla posuzována v jiných členských zemích Evropské unie, ve kterých příslušné úřady svými rozhodnutími přisvědčily argumentaci žalobce a odmítly rozšíření ochrany napadané ochranné známky pro své území, jmenovitě se jednalo o rozhodnutí rumunského Státního úřadu pro vynálezy a ochranné známky. Žalobce dále předložil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, v němž městský soud jako soud se specializovaným senátem k rozhodování ve věci mezinárodních známek shledal, že distributor přihlašovatele, společnost Emco spol. s r. o., IČO: 41191129, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 (dále jen „společnost Emco“), je povinen zdržet se dovozu, distribuce a prodeje na území České republiky a vývozu z České republiky cukrovinek, jejichž obal obsahuje vyobrazení nakousnutého kakaového piškotu s mléčnou náplní a čokoládovou polevou zdobenou dvěma navzájem propletenými tenkými čokoládovými proužky, kde nad vyobrazením cukrovinky je naznačena tekoucí čokoláda odpovídající tomuto vyobrazení , a je povinen poskytnout žalobci informace, kterým osobám distribuoval na území České republiky výrobky „Bien classic“ v obalu , přičemž v odůvodnění rozsudku dospěl k závěru, že vyobrazení výrobku cukrovinky na výrobcích přihlašovatele je porušením práv žalobce k jeho namítané ochranné známce.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

5. Žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, že z rejstříku ochranných známek Světové organizace duševního vlastnictví bylo zjištěno, že napadená mezinárodní barevná kombinovaná ochranná známka č. 116194 ve znění „Bien classic“ a v podobě byla do mezinárodního rejstříku zapsána dne 21. 12. 2012 a zveřejněna dne 20. 6. 2013 pro tento seznam výrobků zařazených do třídy 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb: „Káva, kakao, nápoje na bázi kávy nebo kakaa, nápoje na bázi čokolády; těstoviny, nudle, turecké ravioli; cukrářské a pekařské výrobky, dezerty (cukrovinky); med, mateří kašička, propolis; dochucovadla/aromatické přípravky pro potravinářské účely; droždí, prášek do pečivá; přírodní přípravky pro konzervaci a pro zlepšení tvaru a barvy výrobků z mouky; všechny druhy mouky a přípravky z obilnin, všechny druhy krupice, škrob; krystalový cukr, kostkový cukr, cukr moučka; čaj, ledový čaj; bonbóny, čokoláda, sušenky, krekry, oplatky; žvýkačky, vodová a smetanová zmrzlina, zmrzlina, led pro osvěžení, ovocná zmrzlina; sůl; zpracované obilniny a výrobky z obilnin; hroznový sirup.“. Namítaná barevná obrazová ochranná známka č. 995548 v podobě byla zapsána do mezinárodního rejstříku dne 19. 1. 2009 s právem přednosti k 21. 11. 2008 pro tento seznam výrobků zařazených do třídy 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb: „Pekařské výrobky, cukrovinky, výrobky z čokolády“. Žalovaný konstatoval, že namítaná ochranná známka je tak ve vztahu k napadené starší ochrannou známkou ve smyslu § 3 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkách, neboť požívá staršího práva přednosti.

6. Žalovaný ohledně námitkového důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách uvedl, že označení, resp. ochranná známka, je pokládáno za schopné vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívaným pro označování shodných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků a služeb. Za pravděpodobnost záměny se přitom považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, tedy vyvolání představy o souvislosti mezi porovnávanými označeními. Konstatoval, že ochranné známky je nutno posuzovat jako celky, neboť takto je vnímá spotřebitel. V rámci tohoto celku pak mají některé prvky na spotřebitelovo vnímání převažující vliv, neboť z celku opticky vystupují (dominantní prvky) anebo jsou vhodné k pojmenování a zapamatování výrobku či služby (distinktivní prvky). Dominantní a distinktivní mohou být jak prvky slovní, tak obrazové. Při konfrontaci slovních prvků s obrazovými je obvykle přednostně vnímán prvek slovní, protože lidé se v přímém kontaktu běžně dorozumívají pomocí slov, nikoliv obrazů a obrazové prvky v ochranných známkách většinou chápou jako doplňující nebo jen estetické. Existují samozřejmě výjimky, kdy spotřebitele více upoutá prvek obrazový, což však bývá v případech, kdy takový prvek není ve vztahu k dotčeným výrobkům či službám popisný, je výrazný natolik, že předčí působení případně přítomných prvků slovních, je pochopitelný a interpretovatelný. Nedistinktivní, příliš abstraktní a neinterpretovatelné obrazové prvky nemohou sloužit k pojmenování výrobku či služby, tudíž ani k odlišení stejných produktů různých subjektů. Pokud subjekt uplatňuje vůči nedistinktivnímu prvku výlučné právo, musí nejprve prokázat, že takový prvek je pro něj příznačný, tedy že faktickým užíváním na výrobcích nebo službách získal druhotnou rozlišovací způsobilost.

7. Žalovaný přisvědčil žalobci, že vyobrazení dezertu v porovnávaných ochranných známkách je velmi podobné, na druhou stranu při jejich hodnocení jakožto známkového prvku žádný z jednotlivých znaků jeho provedení nevykazuje vzhledem k příslušným výrobkům (třídy 30) vysokou originalitu. Dezert je vyobrazen z šikmého bočního nadhledu, v mírném pootočení doleva, což je výhodná poloha pro spotřebitelův pohled a nakousnutí dává na vědomí jeho vnitřní náplň, smyslem obrázku je tedy sdělení o druhu výrobku a jeho složení, podle něhož spotřebitel získává informaci, že výrobkem chráněným tímto označením je čokoládový dezert či oplatka s mléčnou náplní, vzhledem odpovídající vyobrazení v ochranné známce. Žalovaný přisvědčil Úřadu, že jako známkový prvek je vyobrazení dezertu ve vztahu k napadeným i namítaným výrobkům nedistinktivní a doplnil, že ani konkrétní ztvárnění či jednotlivé aspekty provedení, tj. boční nadhled, pootočení do strany, odhalení vnitřní náplně ze strany nejlépe vnímané zrakem, nevybočují z rámce popisnosti. Žalovaný souhlasil s žalobcem, že určitý stupeň originality vykazuje způsob odhalení vnitřní náplně dezertu, v daném případě nakousnutí rohu, avšak ani tento detail nemůže nedistinktivnímu vyobrazení obstarat zápisnou způsobilost, jde totiž jen o jeden z možných a vyčerpatelných způsobů, jakými je možné pomocí obrazu okamžitě zprostředkovat potřebnou informaci o druhu a složení výrobku. Ani samotné ukousnutí, namísto rozlomení nebo odkrojení, nepropůjčuje vyobrazení dezertu dostatečnou rozlišovací způsobilost, distinktivitu mu dodává až kombinace s dalšími prvky, jimiž jsou v namítané ochranné známce vyobrazení džbánku s mlékem a rendlíkem s čokoládou, jejichž obsah se na dezert vylévá. Rozměrově je sice největším prvkem dezert, nádoby s mlékem a čokoládou jsou však opticky i sémanticky rovněž významné, proto žalovaný souhlasil s Úřadem, že pro namítanou ochrannou známku je typická právě tato kombinace tří obrazových prvků, jimž dynamiku dodává vylévající se obsah nádob, přičemž obsahem kompozice je sdělení spotřebiteli o druhu a složení konečného výrobku, tedy informace ze známkoprávního hlediska popisného charakteru. Napadené ochranné známce distinktivitu obstarává především slovní prvek „Bien“ napsaný zvláštním ozdobným zlatavým písmem v bílé výseči a celková kompozice laděná do hnědo-bílé barvy, odpovídající složení vlastního výrobku, tedy zdůrazňující jeho mléčně-čokoládovou konzistenci, kdy slovní prvek „Bien“ z celkové kompozice zřetelně vizuálně vystupuje do popředí. Upoutávkou k němu je také červený obrazový prvek s bílým nápisem, tvarem připomínající kandované ovoce (třešničku na dortu), neboť v celkové sestavě působí kontrastně a přitáhne zrak, naproti tomu obrazový prvek čokoládového dezertu je umístěn na tmavý podklad, z něhož opticky nevystupuje do popředí, nýbrž s ním spíše splývá, což platí, i když se napadená ochranná známka zbaví tmavého podkladového pole - , s nímž ji přihlašovatel dle tvrzení žalobce neužívá, dezert tak jako známkový prvek nevyniká a nemá tudíž z hlediska celkového dojmu převažující vliv. Z hlediska celkové kompozice zaujímá v napadené ochranné známce dominantní postavení slovní prvek „Bien“, kdežto obrazový prvek dezertu je pojímán jako doplňující a dekorativní. Slovní prvek „Bien“ je krátký, dobře vyslovitelný a dobře zapamatovatelný, proto bude použit pro pojmenování výrobku a podle něj si bude spotřebitel výrobek pamatovat, jedná se proto o prvek distinktivní. Pro spotřebitele znalého francouzštiny má sice laudatorní podtext, není však popisný, v překladu znamená „dobře, pěkně, dobrá, príma“, takže evokuje příjemné pocity při konzumaci výrobku, nepopisuje však jeho druh či náplň, navíc většině českých spotřebitelů nebude význam slova znám a bude pro ni představovat prvek fantazijní. Pro pojmenování výrobku proto spotřebitelé použijí slovní prvek „Bien“, neboť pomocí obrázku s dezertem jej interpretovat nelze – žádný spotřebitel nenazve cukrovinku opatřenou napadenou ochrannou známkou jako „mléčný dezert s čokoládou“ či „čokoládový piškot s mléčnou náplní“, případně s dodatkem „s ukousnutým rohem“, protože tato slovní spojení pro něj představují prostý popis výrobku, bez schopnosti identifikace a odlišení od stejných výrobků jiných subjektů. Za nepřípadné označil žalovaný srovnání slovního prvku „Bien“ se slovním prvkem „délice“, údajně obsaženým v namítané ochranné známce žalobce, neboť tato známka je obrazová a žádné slovní prvky neobsahuje. Slovo „délice“ je součástí jiných ochranných známek žalobce, např. barevných kombinovaných ochranných známek č. 495770 a č. 621573, nikoli součástí namítané ochranné známky žalobce. Význam slova „délice“ pochází rovněž z francouzštiny a v překladu znamená „potěšení, požitek“, český spotřebitel by jej nejspíše vnímal jako „delikátní“, tj. jemný, zvláštní, vyvážené chuti, což v porovnání se slovem „Bien“ vzhledem k dotčeným výrobkům nevykazuje vyšší distinktivitu. Mimoto mají prvky v napadené ochranné známce a v ochranné známce č. 495770 či v ochranné známce č. 621573 odlišný vzhled, barvu a při vyslovení i odlišné znění. S ohledem na uvedené žalovaný nesouhlasil s žalobcem, že v napadené ochranné známce je dominantním a distinktivním prvkem vyobrazení dezertu, neboť vlastní obrázek je v celkové kompozici upozaděn, nestrhává na sebe pozornost, nýbrž zaujímá postavení prvku doplňujícího a dekorativního, s převážně popisným charakterem, tudíž v konkurenci se slovem „Bien“ nebude asociovat namítanou ochrannou známku žalobce. Opatřování obalů cukrovinek vyobrazením vlastního výrobku je běžnou praxí, jelikož obrázek lépe a rychleji než slovní popis informuje o druhu a složení výrobku, navodí o něm okamžitou představu a umožní učinit rychlé rozhodnutí o jeho koupi, navíc dezert v napadené ochranné známce postrádá dvě další významné komponenty typické pro namítanou ochrannou známku – džbánek a rendlík s vylévajícími se obsahy – bez nich je pouhým vyobrazením cukrovinky s popisným obsahem. Co se týče konkrétního ztvárnění dezertu, jeho vysoká podobnost s dezertem vyobrazeným v namítané ochranné známce je v napadené ochranné známce potlačena přítomností dalších prvků, jejich uspořádáním a barevným laděním, přičemž v celkové kompozici má na smysly spotřebitele převažující vliv slovní prvek „Bien“, kdy působení obrázku je pouze druhotné, doplňující, jež má navodit představu o druhu a konkrétním vzhledu výrobku uvnitř obalu, ale nezakládá celkovou podobnost porovnávaných ochranných známek.

8. S ohledem na uvedené skutečnosti žalovaný potvrdil dílčí závěr Úřadu, že napadená ochranná známka není podobná s namítanou ochrannou známkou z hlediska celkového dojmu, nýbrž vykazuje podobnost pouze v jediném, submisivním a nedistinktivním prvku, a ačkoliv byla zjištěna shodnost či podobnost některých napadených výrobků s namítanými, není splněna druhá nezbytná podmínka, a tudíž podmínka celkové podobnosti ochranných známek. Žalovaný proto potvrdil též konečný závěr Úřadu, že mezi napadenou a namítanou ochrannou známkou není pravděpodobná záměna ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

9. Žalovaný ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách konstatoval, že za namítaný předmět staršího práva lze v tomto řízení ve smyslu § 3 písm. a) až c) zákona o ochranných známkách považovat toliko namítanou obrazovou ochrannou známku č. 995548 v její kompletní registrované podobě . V rámci § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách lze jako starší právo uplatnit pouze známku definovanou v § 3 písm. d) zákona o ochranných známkách, která není registrována s účinky pro území ČR, ale svou ochranu získala užíváním, přičemž toto užívání bylo natolik intenzivní anebo dlouhodobé, že se stala všeobecně známou, případně navíc nabyla dobrého jména. Všechna tři zákonná ustanovení vyžadují dále shodnost či podobnost porovnávaných ochranných známek a u důvodu pod písmenem c) je navíc potřebná shodnost či podobnost výrobků nebo služeb. Teprve jsou-li naplněny jmenované základní podmínky, má smysl hodnotit, zda udělením ochrany napadené ochranné známce na území ČR může vzniknout újma na dobrém jménu či rozlišovací způsobilosti definovaných starších ochranných známek, nebo zda existuje pravděpodobnost záměny namítané všeobecně známé známky s napadenou ochrannou známkou.

10. Žalovaný souhlasil s hodnocením Úřadu, že v projednávané věci byla jako namítaná ochranná známka uplatněna barevná obrazová ochranná známka č. 995548, bylo tedy nutné uvést důkaz vůči této ochranné známce, jakož i předložit podklady, které tvrzené skutečnosti jednoznačně prokazují, ne takové, z nichž se musejí dovozovat. Obecně sice není potřeba, aby namítaná ochranná známka byla užívána samostatně – odděleně od případných dalších ochranných známek či označení, z podkladů však musí vyplývat, že dobré jméno se týká právě té ochranné známky, jejíž starší právo je namítáno, zde ochranné známky č. 995548, což se však žalobci nepodařilo. V listinných důkazech č. 1, 3, 5 a 6 je zmiňováno pouze slovní spojení „kinder délice“, jež však namítaná ochranná známka č. 995548 neobsahuje, neboť je obrazová. Na fotografiích a v televizních spotech uvedených na CD-ROMu (důkazy č. 2 a 4), je sice namítaná ochranná známka vyobrazena na obalu výrobku vystaveného jako plakát reklamní akce v obchodě ve spojení s těmito slovními prvky , jde však o doklady nedatované, nelze proto spolehlivě určit, zda pocházejí z relevantního období před podáním přihlášky napadené ochranné známky, jako důkazy je proto nelze použít, čímž žalobce nepředložil spolehlivý důkaz, že namítaná obrazová ochranná známka je u spotřebitelů spojena se slovními prvky „kinder délice“. Zamítnutí námitek podaných dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách proto bylo správné a rozkladové námitky proti posouzení tohoto námitkového důvodu byly Úřadem správně považovány za nedůvodné, neboť pro naplnění předmětného zákonného ustanovení chybí obě zásadní podmínky – dobré jméno namítané ochranné známky a její shodnost či podobnost s napadenou ochrannou známkou.

11. Co se týče námitek vznesených v prvostupňovém řízení dle § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, žalobce neuvedl, co je namítaným označením, které má požívat všeobecné známosti (s dobrým jménem), popř. pokud se jedná o obal, jaký má tento obal vyobrazení, přičemž takovým právem nemůže být označení, které je zapsáno v rejstříku jako ochranná známka národní, mezinárodní či Evropské unie. Z průběhu řízení je zjevné, že žalobce si vadu uvědomil až po vydání prvostupňového rozhodnutí, když v textu rozkladu zobrazil obal výrobku „kinder délice“ v této variantě , avšak vzhledem ke koncentraci námitkového (§ 25 odst. 1, 2 zákona o ochranných známkách) i odvolacího řízení [§ 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)] k němu nebylo možno přihlížet a rozkladové námitky proto byly posouzeny jako nedůvodné.

12. Žalovaný ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách konstatoval, že nedobrá víra představuje vnitřní psychický stav – nedobrý záměr přihlašovatele ve vztahu k označení či ochranné známce jiného subjektu, s cílem přisvojit si výhody staršího označení či ochranné známky. Konstatoval, že stejný názor o nedistinktivitě a nezaměnitelnosti jako Úřad a žalovaný sdílí též Městský soud v Praze, který v žalobcem předloženém rozsudku ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, uvedl, že shodné je pouze vyobrazení vlastního výrobku, nikoli obaly, přitom právě obaly se střetávají na trhu. Ukousnutý roh považoval městský soud za motiv hojně užívaný v obdobných situacích, což demonstroval obrázkem obalu jiného výrobku (Mix Max - ), na němž je vyobrazena cukrovinka ve stejné poloze, natočení a se stejně ukousnutým rohem, jako dezert v napadené a namítané ochranné známce (str. 6 rozsudku). Žalovaný konstatoval, že umístění, byť výtvarně vysoce podobného, avšak nedistinktivního prvku v submisivním postavení do ochranné známky obsahující další odlišující prvky, není přesvědčivým důkazem o nedobré víře přihlašovatele při podání přihlášky napadené ochranné známky. Takovým důkazem není ani dopis žalobce ze dne 29. 3. 2013 s výzvou přihlašovateli ke zdržení se užívání obrazového prvku dezertu. Žalovaný dále uvedl, že městský soud a Úřad posuzují případy na základě jiných kritérií, neboť se řídí jinými právními předpisy. Úřad hodnotí shodnost či podobnost ochranných známek jako celků a v jejich rámci roli jednotlivých prvků a na pohnutky vlastníka mladší ochranné známky usuzuje až na základě zjištění, jaký vliv má konkrétní prvek v celkové kompozici porovnávaných předmětů. Z hlediska nekalosoutěžního práva však za nepovolené jednání může být považováno i jen samotné umístění prvku starší ochranné známky do ochranné známky mladší a v souvislosti s tím možnost vyvolání asociace s ochrannou známkou starší. Jelikož známkoprávní a nekalosoutěžní řízení se řídí jinými právními předpisy a posuzují předměty z jiných hledisek, mohou být výsledky těchto řízení jiné a Úřad nemůže být vázán rozhodnutím soudu, jakož ani rozhodnutí Úřadu nikterak neovlivňují rozsudky či usnesení soudu, neboť soudní rozhodnutí platí vedle rozhodnutí Úřadu.

13. Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

14. Žalobce označil napadené rozhodnutí za nezákonné, jelikož jím byla porušena práva žalobce k jeho prioritně starší namítané ochranné známce, a za věcně nesprávné, neboť odporuje zákonu o ochranných známkách a obvyklým zásadám posuzování zaměnitelnosti ochranných známek plynoucích z předchozí praxe Úřadu. Žalobce konstatoval, že posouzení zaměnitelnosti provedl žalovaný v rozporu s jeho dosavadní praxí stanovenou zákonem o ochranných známkách, pravidly Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM“), rozsudky Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SD EU“) a rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80. Napadené rozhodnutí nevycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci, čímž žalovaný překročil meze správního uvážení, což je v rozporu se správním řádem.

15. Žalobce v prvním žalobním bodě namítl rozpor napadeného rozhodnutí s § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o ochranných známkách, jelikož žalovaný dostatečně nezdůvodnil a nesprávně provedl výklad neurčitého právního pojmu „posouzení zaměnitelnosti ochranných známek“, neboť nesprávně posoudil vizuální, fonetické a významové hledisko. Žalobce konstatoval, že užití jeho namítané ochranné známky jako vyobrazeného grafického prvku v jakékoliv jiné ochranné známce zapisované pro čokoládové výrobky na území ČR představuje porušení práv žalobce k jeho namítané ochranné známce a je výrazným oslabením této ochranné známky na českém trhu. Ve svém důsledku by mohlo mít za následek až zdruhovění označení bez ohledu na skutečnost, že žalobce na jeho obranu vydává nemalé finanční prostředky, neboť užívání identického či podobného označení třetími osobami vede k roztříštění identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost.

16. Co se týče rozporu s dobrými mravy a s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se za pravděpodobnost záměny považuje i pouze pravděpodobnost asociace s namítanou starší ochrannou známkou, žalobce namítl, že z porovnání napadané ochranné známky se známkou žalobce a z porovnání stěžejního prvku napadané ochranné známky, tj. vyobrazení podoby výrobku, jenž má být známkou chráněn, je zřejmá shodnost tohoto prvku s dominantním prvkem namítané ochranné známky, kdy přihlašovatel okopíroval prvek starší namítané ochranné známky a použil ho při tvorbě své vlastní ochranné známky. Na rozdíl od názoru žalovaného je však třeba prvek vyobrazení výrobku na obou známkách posoudit jako dominantní, neboť vzhled a vyobrazení výrobku je (vedle chuti) důvod, pro který spotřebitel výrobek kupuje a podle něhož jej rozeznává od výrobků jiných soutěžitelů. Podle vzhledu výrobku a tedy i podle jeho vyobrazení se spotřebitel orientuje v nabídce výrobků, a pokud mu výrobek chutnal, zakoupí jej znovu, neboť v mysli spotřebitele se zafixuje především to, jak výrobek vypadal. Jelikož se v případě výrobku „Bien classic“ nejedná o „značkový výrobek“, ale o výrobek neznámý, cenově velmi dostupný, spotřebitel se nebude orientovat podle jeho názvu, nýbrž podle jeho vyobrazení. Bez toho, že by byl výrobek na obalu vyobrazen, by si jej spotřebitel pravděpodobně nekoupil a nedokázal jej identifikovat, proto prvku vyobrazení výrobku bude spotřebitel věnovat naopak zásadní pozornost a tento prvek je tak nutné posoudit jako dominantní. Naopak slovo „Bien“ označené Úřadem jako dominantní, je označením odkazujícím pocitově zákazníka na to, že je produkt „dobrý“ (francouzský význam slova znamená „dobře“), což žalovaný v napadeném rozhodnutí popírá. Toto označení odkazuje též na výrobek žalobce „délice“, chráněný namítanou ochrannou známkou, neboť význam obou slov je v podstatě totožný. Slovo „Bien“ je navíc vzhledem ke svému významu slovem popisným, jež není schopno výrobek dostatečně odlišit od výrobků srovnatelných. Přihlašovatel jako výrobce a přihlašovatel napadané ochranné známky užívá na obalu svého výrobku jeho vyobrazení, aby spotřebitele „nalákal“ k jeho koupi, mohl ovšem zvolit jakoukoliv podobu, otočení či polohu výrobku, jakékoliv jiné vyobrazení, než které využívá na své starší ochranné známce žalobce. Přihlašovatel napadané ochranné známky však zvolil stejné vyobrazení výrobku, jaké používá žalobce, aby mohl využít oblíbenosti jeho výrobků u spotřebitelů, což žalobce prokazoval ve správním řízení dokumenty uvádějícími vysoká čísla prodejů jeho výrobku „délice“. Přihlašovatel tudíž neučinil všechny kroky k tomu, aby napadanou ochrannou známku odlišil od prioritně starší ochranné známky žalobce, jak to požadují rozhodnutí OHIM, naopak užitím podobného slovního prvku na známku a výrobek žalobce ještě více odkázal. Žalovaný nesprávně posoudil riziko záměny z pohledu průměrného spotřebitele, na čemž nic nemění, že přihlašované označení obsahuje další prvky a že výrobek je vyobrazen na černém pozadí, neboť černé pole na známce bylo použito patrně proto, aby byl identický prvek obou známek méně zjevný. Jelikož slovní prvek obsažený v napadané ochranné známce je prvkem popisným a českému spotřebiteli navozuje pojem „dobře/dobrý“, nelze s ohledem na obrazový charakter označení fonetické hledisko zohlednit. Rovněž sémantické hledisko s ohledem na popisný charakter slovního prvku „Bien“ nelze považovat pro rozlišení napadené ochranné známky za zásadní, jelikož tento slovní prvek u průměrného spotřebitele evokuje toliko kvalitu výrobku, nikoli jeho označení. Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je třeba zohlednit faktory zahrnující zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, konkurenční nebo komplementární charakter, distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ. Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků není rozhodující, zda jsou výrobky v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zatřiďování výrobků a služeb řazeny do shodných či odlišných tříd, nýbrž podstatné je, zda lze z hlediska průměrného spotřebitele výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby (k tomu žalobce odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005 - 71).

17. Žalobce dále namítl, že žalovaný nesprávně posoudil tvrzení a důkazy předložené žalobcem v souvislosti se zamítnutím námitek podle § 7 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách, jelikož nebylo bezpečně prokázáno dobré jméno namítané ochranné známky a/nebo její všeobecná známost, kdy žalovaný vytýká žalobci, že listinné důkazy ohledně prodeje výrobků a mediálních investic do výrobku „kinder délice“, jenž je chráněn jinou ochrannou známkou žalobce, byly označeny pouze tímto názvem výrobku a nikoliv přímo namítanou ochrannou známkou. Obal výrobku „kinder délice“ vypadá následovně , přičemž namítaná ochranná známka je na obalu zcela vyobrazena, je proto přirozené, že v listinných dokumentech byl výrobek označen svým názvem a nikoliv známkou, která slovní prvek neobsahuje, neboť v textu by stěží mohl být výrobek označován obrázkem. Pokud je ochranná známka součástí obalu výrobku, spotřebitel se se známkou setká vždy, když si výrobek koupí, při každé ochutnávce na reklamní akci, když výrobek rozbalí, neboť ochranná známka představuje v podstatě vyobrazení výrobku. Čísla vypovídající o vysokých prodejích výrobku jsou relevantní, jelikož dosvědčují, kolikrát spotřebitelé výrobek koupili a kolikrát se tak setkali s namítanou ochrannou známkou na jeho obalu. Popularita výrobku je v tomto případě důkazem toho, že známka má dobré jméno a je všeobecně známá. Zásah do práv vlastníka ochranné známky s dobrým jménem není podmíněn pouze pravděpodobností záměny ochranné známky, ale též těžením z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, které označení žalobce bezpochyby získalo. Podle ustálené judikatury Soudního dvora EU musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, tj. musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [k tomu žalobce odkázal na rozsudek SD EU ze dne 11. 11. 1997 (C- 251/95) Sabel, bod 22; rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 1999 (C-342/97) Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18; rozsudek Soudního dvora EU ze dne 2. 9. 2010 (C-254/09 P) Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, bod 44]. V daném případě byly splněny podmínky bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek, tedy existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Žalovaný v napadeném rozhodnutí vyloučil možnost záměny s ohledem na slovní prvek napadené ochranné známky, tento prvek však není fantazijní. Průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní [k tomu žalobce odkázal na rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 (T-169/02) Cervecería Modelo v. OHIM (negra modelo), bod 34 a tam citovanou prejudikaturu; a rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006 (T-133/05) Meric v. OHIM (PAM-PIM’S BABY-SHOP), body 51-52].

18. Žalobce ve druhém žalobním bodě namítl rozpor napadeného rozhodnutí s § 2 odst. 4, § 3 a § 50 správního řádu, neboť žalovaný nepostupoval shodně se svou dosavadní rozhodovací praxí a neuplatňoval zásady, které uplatňovat měl, čímž porušil zásadu materiální rovnosti a zásadu předvídatelnosti správního rozhodování.

19. Žalobce namítl, že žalovaný nesprávně vyložil odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, jelikož jeho vydání přisoudil závěru o nekalosoutěžním jednání, nikoli prokázanému porušování práv k namítané ochranné známce. Otázka přiznané zaměnitelnosti byla následně potvrzena v soudním smíru schváleném Vrchním soudem v Praze ze dne 5. 1. 2016, č. j. 3 Cmo 257/2014 - 143, kde se distributor přihlašovatele, společnost Emco, zavazuje zdržet dovozu, distribuce a prodeje na území ČR a vývozu z ČR cukrovinek, jejichž obal obsahuje protiprávní vyobrazení namítané ochranné známky a uznává práva žalobce k namítané ochranné známce. Stejný právní závěr o riziku zaměnitelnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou vyslovil i Městský soud v Praze v předběžném opatření ze dne 18. 7. 2013, č. j. 2 Nc 1078/2013 - 52, podle něhož je distributor výrobku nesoucího označení napadené ochranné známky povinen zdržet se dovozu, distribuce a prodeje na území ČR a vývozu z ČR cukrovinek, jejichž obal obsahuje ochrannou známku „SIMSEK BIEN CLASSIC CAKE WITH MILK CMOCOLATE COATEDT“, č. zápisu 11619401. Vzhledem k právní jistotě by měl žalovaný zjištění soudu, že se u výše uvedeného vyobrazení jedná o porušení práv k namítané ochranné známce žalobce, vzít za prokázanou, neboť pokud existuje pro území ČR rozhodnutí soudu stanovující, že určitý obrazový prvek, jenž tvoří část přihlašované ochranné známky, představuje porušení práv k ochranné známce starší, nemůže být takové označení zapsáno do rejstříku ochranných známek. Takový zápis je potom v rozporu s hmotným právem a legitimními očekáváními osob, jež známky vlastní a zapisují.

20. Žalobce s ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného k žalobě

21. Žalovaný ve vyjádření k žalobě k prvnímu žalobnímu bodu ohledně rozporu napadeného rozhodnutí s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách uvedl, že ochranné známky byly porovnány ze všech praxí Úřadu vytvořených hledisek. Část slovního prvku „Bien“ označil žalovaný za dominantní, neboť jde o slovo pocházející z francouzštiny (význam „dobře“), které si sice spotřebitel znalý francouzského jazyka přeloží, ale je nepravděpodobné, že by většina průměrných spotřebitelů tento význam znala, proto budou průměrní spotřebitelé slovo „Bien“ považovat za fantazijní. U kombinovaných označení mají slovní prvky obvykle větší rozlišovací způsobilost než prvky obrazové. Podle judikatury Soudního dvora EU je v případě, kdy se ochranná známka skládá ze slovních a obrazových prvků, slovním prvkům v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým, jelikož průměrný spotřebitel snáze odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu, než popisem obrazového prvku ochranné známky (k tomu žalovaný odkázal na rozsudky Tribunálu č. T-104/01 Fifties, bod 47; T-312/03 SELENIUM- ACE, bod 37; T-363/06 Magic seat, bod 30). Žalovaný není oprávněn spekulovat, co přihlašovatel vyjádřením ochranné známky sleduje (jeho pohnutky), nýbrž při posuzování pravděpodobnosti záměny vychází z vyobrazení ochranné známky a jejích slovních prvků. Co se týká slova „délice“, toto slovo není součástí namítané ochranné známky, a proto mu nemůže být slovo „Bien“ na závadu. Z hlediska celkové kompozice v napadené ochranné známce zaujímá dominantní postavení prvek „Bien“, kdežto obrazový prvek dezertu je pojímán jako doplňující a dekorativní, napadená ochranná známka proto není podobná s namítanou z hlediska celkového dojmu, ale vykazuje podobnost pouze v jediném, submisivním a nedistinktivním prvku. S údajným nesprávným posouzením podobnosti dotčených výrobků žalovaný nesouhlasil, neboť v prvostupňovém rozhodnutí na str. 10 až 12 je proveden podrobný rozbor napadených a namítaných výrobků se závěrem o shodnosti a podobnosti některých výrobků s namítanými výrobky a nepodobnosti zejména těch výrobků, které slouží k přípravě pokrmů, jako přísady a nápoje odlišného typu. Žalovaný ani Úřad však neposuzovali výrobky podle zařazení do tříd mezinárodního třídění, jak nesprávně tvrdí žalobce.

22. K zamítnutí rozkladových námitek dle § 7 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách žalovaný uvedl, že Úřad i žalovaný posuzovali předložené důkazy podle § 7 odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto zákona velmi podrobně na str. 13 až 19 prvostupňového rozhodnutí a na str. 19 až 25 napadeného rozhodnutí. Žalobce důkazní břemeno u žádné z těchto tří námitek neunesl a dobré jméno namítané ochranné známky neprokázal, neboť veškeré předložené doklady se týkaly jeho jiných ochranných známek se slovními prvky „kinder délice“. Namítaná ochranná známka je výlučně obrazová, nemá žádný slovní prvek, přičemž nelze klást rovnítko mezi slovní a obrazovou ochrannou známku a dovozovat dobré jméno známky obrazové od dobrého jména známky slovní. Vzhledem k tomu, že žalobce neprokázal dobré jméno, nezabýval se žalovaný těžením z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Žalobce neprokázal, že si spotřebitelé spojují namítanou obrazovou ochrannou známku s označením „kinder délice“, resp. se známkovou řadou „kinder“, ani tvrzenou všeobecnou známost označení, ani dobré jméno v České republice.

23. K druhému žalobnímu bodu žalovaný uvedl, že z něho pro přílišnou obecnost není patrné, jakým způsobem měl žalovaný porušit zásady správního řízení a s jakými jeho dřívějšími rozhodnutími je v rozporu. Vzhledem k neurčitosti a nepodloženosti tvrzení se žalovaný k druhému žalobnímu bodu nemohl konkrétně vyjádřit.

24. Žalovaný nesouhlasil s tvrzením žalobce o dezinterpretaci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, ani dalších rozhodnutí citovaných žalobcem. Žalovaný i Úřad tato rozhodnutí posuzovali v souvislosti s uplatněnou rozkladovou námitkou podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, tzn. absence dobré víry přihlašovatele, podle něhož je namítající povinen nedobrý úmysl přihlašovatele prokázat, respektive prokázat, že přihlašovatel nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře a doložit, jakým způsobem byl dotčen ve svých právech. Ve schváleném soudním smíru mezi žalobcem a distributorem přihlašovatele, společností Emco, nikoli mezi žalobcem a přihlašovatelem, uznala společnost Emco práva žalobce k ochranným známkám chránícím vzhled a tvar výrobku „kinder délice“ a k výrobku jako takovému, dále se společnost Emco zavázala zdržet se dovozu, vývozu, distribuce a prodeje na území ČR výrobků, které jsou podobné výrobku „kinder délice, zejména těch, které se skládají z kakaového piškotu … (atd.)“, odpovídajících danému vyobrazení oplatky na str. 1 usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 1. 2016, č. j. 3 Cmo 257/2014 - 143, o schválení soudního smíru, a dále cukrovinkových výrobků nesoucích název „Bien Classic“ zabalených v obalu vyobrazeném na str. 2 rozhodnutí vrchního soudu. V soudním smíru nebyla vyslovena závadná podobnost ochranné známky žalobce s přihlašovaným označením, avšak i kdyby takový závěr učiněn byl, nemůže zavazovat žalovaného, neboť distributor přihlašovatele k posuzování pravděpodobnosti záměny není kompetentní a takový závěr nemůže činit. Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, který byl následně změněn usnesením Vrchního soudu v Praze o uzavřeném soudním smíru, konstatoval, že shodné je pouze vyobrazení vlastního výrobku, nikoliv obaly, přitom právě obaly se střetávají na trhu. Ukousnutý roh městský soud považoval za motiv hojně užívaný v obdobných situacích, což demonstroval obrázkem obalu jiného výrobku (Mix Max -), na němž je vyobrazena cukrovinka ve stejné poloze a natočení a se stejně ukousnutým rohem, jaké má dezert v napadené a namítané ochranné známce. Vrchní soud se navíc v usnesení o uzavřeném soudním smíru otázkou pravděpodobnosti záměny vůbec nezabýval, žalovaný proto dospěl k závěru, že v soudním sporu řešené nekalosoutěžní jednání včetně uzavřeného soudního smíru není pro řízení o rozkladové námitce dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách relevantní.

25. Žalovaný závěrem uvedl, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem i se stávající praxí Úřadu, vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, je logicky a podrobně odůvodněné a je v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů. S ohledem na uvedené skutečnosti žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu pro nedůvodnost zamítl.

V. Replika žalobce

26. Žalobce ve své replice ohledně zaměnitelnosti ochranných známek setrval na tom, že známky jsou především z vizuálního hlediska zaměnitelné vzhledem k užití napodobeniny namítané obrazové ochranné známky žalobce ve vyobrazení napadené ochranné známky přihlašovatele. Zaměnitelnost označil v tom, že grafický prvek vyobrazení cukrovinky s bílou náplní a hnědou polevou, která má ulomený roh, je totožný s namítanou ochrannou známkou. Žalobce nesouhlasil s argumentací žalovaného, že tento prvek není dominantní, neboť spotřebitel se při koupi výrobku řídí jednak podle značky výrobku, jednak podle jeho vzhledu a chuti. Vzhled výrobku je podstatný, protože spotřebiteli sděluje, že se v daném případě jedná o piškotový kakaový dezert s mléčnou náplní a čokoládovou polevou, což vypovídá o chuti výrobku, poleva je navíc na dezertu ozdobně nalitá jako na namítané ochranné známce žalobce. Chuť výrobku je následným kritériem, podle kterého se spotřebitel rozhodne, zda si výrobek koupí nebo ne, přičemž tento popsaný vzhled je příznačný právě pro výrobky žalobce a jeho ochrannou známku. Vyobrazení výrobku je vzhledem k rozhodování spotřebitele klíčovým prvkem ochranných známek, neboť je to prvek, podle kterého se spotřebitel orientuje při koupi.

27. S názorem žalovaného, že žalobce neunesl důkazní břemeno co do prokázání dobrého jména své ochranné známky, se žalobce neztotožnil, jelikož předložil množství důkazů ohledně užívání známky a prodejů výrobků, které tato známka chrání a na jejichž obalu je umístěna. Je logické, že v některých důkazech je výrobek označen jménem a nikoliv vyobrazením, když se jedná o dokumenty s textem. Spolu s doložením skutečnosti, že namítaná ochranná známka je obsažena na obalu daného výrobku, se jedná o relevantní důkaz dobrého jména známky, jestliže tyto důkazy hovoří doslova o prodejích tun výrobků, jež jsou známkou chráněny.

28. K tvrzené dezinterpretaci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, žalobce uvedl, že se jedná o názor specializovaného senátu a jako takový je v dané věci relevantní, neboť minimálně tři osoby dobře znalé problematiky ochranných známek označili napadenou ochrannou známku jako porušující, což hovoří minimálně o asociaci, jež známka může ve spotřebiteli vyvolat. I kdyby existovalo pouhé riziko asociace napadené ochranné známky se starší namítanou ochrannou známkou žalobce, je to překážka zápisu ochranné známky pro území ČR.

29. Přihlašovatel předmětného označení v zákonné lhůtě práva osoby zúčastněné na řízení neuplatnil.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

30. Městský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, a to dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v mezích žalobních bodů..

31. Městský soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

32. V dané věci jsou mezi účastníky řízení sporné důvody zamítnutí námitek žalobce proti zápisu napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek: - uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, - uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, - uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, a - uvedené v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách.

33. Městský soud vyšel z následující právní úpravy ve znění účinném k rozhodnému dni, tj. ke dni vydání napadeného rozhodnutí:

34. Podle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách „přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu, c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, d) vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky.“.

35. Žalobce v žalobě jako stěžejní uplatnil námitku, že žalovaný nesprávně posoudil otázku zaměnitelnosti porovnávaných označení. Dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Otázka zaměnitelnosti označení pak hraje částečnou roli i z hlediska dalších námitek žalobce uplatněných v řízení před Úřadem a sporných z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. b), c). a d) zákona o ochranných známkách.

36. Při posouzení pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami vycházel soud z obecných principů vyplývajících z judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) a Soudního dvora EU, jež byly rekapitulovány např. v rozsudku NSS ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 – 46), na který soud v podrobnostech odkazuje, a na tomto místě pouze stručně shrnuje, že rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Při pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti je určující posouzení celkového dojmu, kterým kolidující ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku především jako celek, což ale v případě slovních ochranných známek nevylučuje, že spotřebitel slovní označení rozloží na prvky, které mu dávají konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná. U složené ochranné známky nebude průměrný spotřebitel za rozlišující a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného ochrannou známkou považovat její popisný prvek, nýbrž spíše prvek fantazijní.

37. Obecně je při zkoumání podobnosti nutno vzít v úvahu, že každá ochranná známka, resp. přihlašované označení, se zásadně posuzuje jednak jako celek a jednak z hlediska jednotlivých prvků, které ji tvoří. Nelze však jednotlivé prvky, ať již slovní, grafické nebo obrazové, vyjmout a posuzovat odděleně, aniž by bylo přihlédnuto k celkové kompozici a grafické úpravě všech prvků, případně i k barevnému provedení porovnávaných označení. Celkové posouzení, co se týče vzhledové, fonetické nebo významové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Míra rozlišovací způsobilosti se u každé z ochranných známek odlišuje a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší. Soudní dvůr EU judikoval v rozsudku C-251/95 SABEL, že „čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny“. Ve svém rozsudku ve věci C-39/97 Canon uvedl, že „známky, které mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti ať už samy o sobě nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí.“.

38. V daném případě není sporu o podobnosti, resp. o shodě výrobků, které jsou chráněny kolidujícími označeními. Napadená ochranná známka i namítané ochranné známky shodně patří do třídy 30 mezinárodního třídění a z hlediska průměrného spotřebitele lze dotčené výrobky zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby. Posuzované výrobky mají shodnou povahu (v případě napadené i namítané ochranné známky jde o čokoládový dezert s mléčnou náplní uprostřed piškotu). Dotčené výrobky tedy lze charakterizovat jako potravinářské zboží běžné denní spotřeby, jehož cílovou skupinou spotřebitelů bude nejširší veřejnost bez zvláštních charakteristických rysů, přičemž podstatnou část spotřebitelů budou tvořit pravděpodobně děti (obdobně srov. rozsudek NSS ze dne 6. 11. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 161). V dané věci je tedy třeba s ohledem na shodnost dotčených výrobků zvlášť pečlivě přistoupit k hodnocení podobnosti samotných ochranných známek. Zároveň je možné vycházet z toho, že stupeň pozornosti spotřebitele vůči těmto výrobkům bude standardní; relevantní spotřebitel tedy bude běžně informovaný, průměrně pozorný a průměrně obezřetný.

39. Posouzení pravděpodobnosti záměny je podle rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015 - 59, publ. pod č. 3510/2017 Sb. NSS, otázkou skutkovou a otázkou hodnocení důkazů, nikoliv volným prostorem pro uvážení. Namítá-li proto žalobce nesprávnost hodnocení pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky, je nyní na soudu, aby přezkoumal, zda závěr žalovaného o podobnosti porovnávaných ochranných známek způsobující jejich (ne)zaměnitelnost není v rozporu se skutkovými zjištěními a provedeným dokazováním.

40. Soud se prioritně zabýval posouzením podobnosti napadené a namítané ochranné známky, jako atributem vstupujícím do všech sporných námitkových důvodů. Rozlišovací schopnost ochranné známky je nutno zkoumat ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Zkoumání podobnosti označení nemůže být založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků nebo hledisek, ale musí se zakládat na porovnání těch složek posuzovaných označení, které jsou při celkovém posuzování výrazem charakteristických vlastností těchto označení. Rozhodujícím je přitom celkový dojem z posuzovaných označení, tedy dojem při zohlednění všech relevantních faktorů, přičemž je třeba přihlédnout zejména k distinktivním a dominantním prvkům ochranných známek. Dle judikatury Soudního dvora EU a NSS není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení a/nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek kombinované ochranné známky je však třeba zohlednit vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek (srov. např. rozsudek NSS ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015 - 58, publ. pod č. 3556/2017 Sb. NSS). V případě napadené ochranné známky se jedná o barevnou kombinovanou ochrannou známku ve znění „Bien classic“ a v podobě .

41. Dle soudu napadené rozhodnutí vychází z nesprávně posouzeného skutkového stavu věci a v důsledku toho z nesprávného právního názoru.

42. Soud se s ohledem na shora uvedené zásady neshoduje se žalovaným v tom, že postačí, že slovní prvek „Bien“ na první pohled a bez dalšího působí jako dominantní prvek v napadené ochranné známce. Je sice pravdou, že tento prvek je ve své pozici, tj. zejména viditelnosti a zlaté barvě písma na bílém pozadí více upoutávající, nicméně sám o sobě nemůže spotřebitele zaujmout bez dalšího, tj. bez vjemu výrobku, k němuž je přiřazen, neboť napadené označení informuje nejen o prvku „Bien“, ale zejména o druhu výrobku, resp. jeho charakteru, pro něhož má být zapsáno jako ochranná známka.

43. V uvedeném směru žalovaný nepřistoupil k hodnocení podobnosti a zaměnitelnosti porovnávaných ochranných známek na základě všech principů známkoprávní ochrany, zejména principu, že ochranná známka chrání původ výrobků, a proto ji v dané věci nelze posuzovat odtažitě od smyslu známkoprávní ochrany, tj. informovat spotřebitele o druhu a původu výrobku, je-li tento výrobek v označení přítomen, protože spotřebiteli především evokuje zboží, pro které má být ochranná známka zapsána. Celkové posouzení označení, co se týče vzhledové, fonetické nebo významové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na dojmu, který je vytvářen ve vztahu k výrobku, se kterým se spotřebitel na trhu setkává a který si kupuje. V tomto smyslu spotřebitel vnímá i jednotlivé prvky ochranné známky, a pokud je výrobek v této ochranné známce obsažen, pak nelze celkové vnímání označení redukovat pouze na slovní prvek a jeho vnímatelnost, je-li tento slovní prvek bez významu, není-li ve vjemu spojen s výrobkem, jehož vlastnost prosazuje atributem „Bien“, tj. dobrý, chutný, delikátní apod… Pokud průměrného spotřebitele na potravinářském trhu (zde trhu cukrovinek) upoutá tento popis výrobku jako první, nebude považovat zobrazení výrobku – cukrovinky za doplňkový, submisivní, bude chtít vědět, co je dobré, chutné, delikátní…. Žalovaný neodůvodnil, proč považuje zobrazení výrobku v kolidujících si ochranných známkách za nedistinktivní, jestliže sám ve svém rozhodnutí před vlastním posouzením věci vlastně předestírá smysl známkoprávní ochrany, když uvádí, že „smyslem obrázku je sdělení o druhu výrobku a jeho složení, podle něhož spotřebitel získává informaci, že výrobkem chráněným tímto označením je čokoládový dezert či oplatka s mléčnou náplní“ či dále, že nakousnutí rohu dezertu je jedním z možných a vyčerpatelných způsobů, jakými je možné pomocí obrazu „okamžitě zprostředkovat potřebnou informaci o druhu složení výrobku“ přičemž v uvedeném smyslu vlastně rozporuplně odůvodnil, proč považuje slovní prvek „Bien“ za dominantní.

44. Dle náhledu soudu podobnost, resp. shoda výrobků, které jsou chráněny kolidujícími označeními, hraje v dané věci významnou roli. Posuzované výrobky mají shodnou povahu (v případě napadené i namítané ochranné známky jde o čokoládový dezert s mléčnou náplní uprostřed piškotu).

45. Soud na rozdíl od žalovaného má za to, že vedle slovního prvku „Bien“ nelze upozadit zásadní prvek napadené ochranné známky, tj. zobrazení výrobku. Byť je vyveden v méně upoutávající barvě, je grafický prvek dezertu zobrazen jako ústřední motiv výrobku, který má být přihlašovaným označením chráněn. Slovní prvek „Bien“ sice opticky vystupuje do popředí, nicméně jeho dominance jen v optickém smyslu jako důvod nepodobnosti ochranných známek neobstojí, nadto rozměrově i významově je jak v napadené, tak i namítané ochranné známce dezert, nadto ve velmi podobném ztvárnění, a to jak svou vizuální podobností tak i vlastnostmi (čokoládový, s polevou a náplní), přičem u namítané ochranné známky tyto vlastnosti evokují i ostatní prvky - nádoby s mlékem a čokoládou, které jsou opticky i sémanticky rovněž významné, přičemž obsahem kompozice je sdělení spotřebiteli o druhu a složení konečného výrobku, který je zde zobrazen.

46. S ohledem na shora uvedené skutečnosti nelze souhlasit se žalovaným, že v napadené ochranné známce je dominantním a distinktivním prvkem slovo „Bien“, které neasociuje namítanou ochrannou známku žalobce. Co se týče konkrétního ztvárnění dezertu, lze jednoznačně souhlasit se žalobcem, že v celkové kompozici má na smysly spotřebitele převažující vliv prvek dezertu, jako výrobku, o nějž se spotřebitel zajímá, tedy jej vnímá a posuzuje i z hlediska jeho složení a vlastností. Podle vzhledu výrobku se spotřebitel oientuje v nabídce výrobků a nebude se orientovat převážně dle jeho názvu, ale podle jeho vyobrazení, evokace chutí a jeho vlastností. Dle soudu slovo „Bien“ bude u spotřebitelů, kteří se orientují v běžných a známých slovech cizích jazyků, prvkem popisným ohledně dobrých vlastností výrobku, u ostatních spotřebitelů pak sice prvkem fantazijním, avšak nevýznamným, pokud jej nebudou vnímat společně s výrobkem. Soud proto má v dané věci za to, že v dané věci je více rozhodující celkový vjem označení a namítané ochranné známky, bez odtažení od ztvárnění výrobku. Jednotlivé složky označení tedy měly být posouzeny zejména a priorině z hlediska jejich vzájemné souvislosti a dle celkového vjemu označení. Příkrým odstavením prvku „Bien“ od zobrazení a povahy výrobku nebylo učiněno zadost náležitému posouzení kolidujících si označení, každého v jeho celku, což vzhledem k povaze výrobku a téměř shodnému označení a evokaci jeho vlastností a kvality slovním prvkem „Bien“ u napadeného označení a grafickými prvky , jimiž jsou nádoba s mlékem a čokoládou u namítaného označení, soud považuje za související s povahou výrobku. To tím spíše, že žalovaný v napadeném rozhodnutí ani neuvedl nic, co by prokazovalo, že způsob zobrazení dezertu tak, jak je přítomen v přihlášeném označení či namítané ochranné známce, je natolik častý, že by takové zobrazení dezertů „zdruhovělo“ a dosáhlo určitého obvyklého a symbolického ztvárnění u dalších cukrovinek jiných výrobců a jiného původu. Ve vztahu k zobrazenému výrobku jsou jak optické tak významové hledisko převažujícími hledisky pro posouzení podobnosti kolidujících si označení.

47. Foneticky je slovní prvek „Bien“ sice krátký, lehce vyslovitelný a dobře zapamatovatelný, nicméně bez přítomnosti fonetického pojmenování dezertu, který slovní prvek vychvaluje, není ničím jiným, než prvkem laudatorním, uvádějícím, že je „něco“ dobré, pěkné, prima či chutné. Prvek „Bien“ není sám o sobě natolik disktinktivním a všeobecně známým označením, příznačným právě jen pro dezert přihlašovatele tak, že by pouhé vyslovení „Bien“ okamžitě spotřebiteli asociovalo povahu a původ výrobku. Fonetické hledisko se tedy u napadeného označení jako významné neuplatní a ostatně stejně tak se neuplatní ani u namítané ochranné známky, neboť by šlo o nevýrazný popis dezertu jako např. „mléčný dezert s čokoládou“ či „čokoládový piškot s mléčnou náplní“, případně s dodatkem „s ukousnutým rohem“… apod., jelikož tato slovní spojení představují prostý popis výrobku, bez schopnosti konkrétní identifikace výrobku a výrobce, resp. odlišení od stejných výrobků jiných subjektů. Soud může jen souhlasit se žalovaným, že nepřípadné je srovnání prvku „Bien“ s prvkem „délice“, jež je podle žalobce obsažen v namítané ochranné známce, neboť tato známka je obrazová a žádné slovní prvky neobsahuje. Slovo „délice“ je součástí jiných ochranných známek žalobce, např. barevných kombinovaných ochranných známek č. 495770 a č. 621573, nikoli součástí namítané ochranné známky, jak soud ověřil nahlédnutím do veřejně přístupné databáze ochranných známek vedené žalovaným (www.upv.cz).

48. Na základě shora uvedeného má soud za to, že jak napadené označení, tak namítaná ochranná známka obsahují disktinktivně významný prvek, jímž je zobrazený dezert, ostatní prvky, byť jsou opticky výraznější, ale významově jen doplňující a slovně či graficky popisné jako vlastnost výrobku, nemohou na celkovém vjemu zásadního prvku, jímž je mléčný dezert, nic změnit. Uvedené je třeba doplnit ustálenou judikaturou správních soudů, podle níž popisný a druhový prvek nemají zásadní vliv na posouzení zaměnitelnosti kolidujících si označení. Shodují-li se dvě označení v distinktivním prvku a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat za zaměnitelná. Naopak shoda pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě k zaměnitelnosti vést nemůže (srov. Čermák, K., Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. Právní rádce, 2006, č. 3, s. 10; srov. též rozsudek NSS ze dne 8. 10. 2008, č. j. 1 As 22/2008 - 100, nebo rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015 - 59, publ. pod č. 3510/2017 ve Sb. NSS). Závěr žalovaného, že kolidující označení si nejsou podobná v míře, která by nasvědčovala existenci nebezpečí jejich záměny, tedy není správný. Navíc obsahuje-li starší ochranná známka obrazový prvek, který je pro spotřebitelskou veřejnost významný z hlediska označení produktu, pak význam má srovnání výrobků a služeb, pro které byla ochrana v podané přihlášce nárokována a namítanou ochrannou známkou přiznána.

49. I když je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury SD EU a NSS (v podrobnostech srov. rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015 - 59, publ. pod č. 3510/2017 Sb. NSS) v případě ochranné známky složené ze slovních a obrazových prvků jsou slovní prvky v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu ochranné známky, než popisem jejího obrazového prvku, nelze tuto zásadu aplikovat formálně a vždy. I Nejvyšší správní soud přihlédl k tomu, že určitou výjimku z této zásady představují označení pro potraviny, které jsou obvykle nakupovány v supermarketech nebo obdobných zařízeních, a spotřebitel je tedy vybírá přímo v regálech a nežádá o ně ústně. Spotřebitel si často ani nepřečte všechny údaje uvedené na jednotlivých výrobcích, ale řídí se více celkovým vzhledovým dojmem vyvolaným jejich etiketami či obaly. Za těchto okolností k posouzení existence případného nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi dotčenými ochrannými známkami je výsledek analýzy vzhledové podobnosti významnější než výsledek analýzy fonetické a pojmové podobnosti.

50. Městský soud má v projednávané věci za to, že v případě napadeného označení a namítané ochranné známky se právě tato výjimka uplatní. Grafický prvek dezertu při výběru výrobku upoutá pozornost spotřebitele natolik, aby bylo možné konstatovat výjimku z pravidla, že slovní prvky jsou v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí. Grafický prvek v podobě nakousnutého čokoládového dezertu s bílou náplní uprostřed je v podstatě zásadní, informující spotřebitele o obsahu výrobku označeného napadenou ochrannou známkou.

51. V souvislosti s uvedeným městský soud přisvědčil i námitce druhého žalobního bodu, kdy žalobce sice jen v obecné rovině namítl rozpor napadeného rozhodnutí s § 2 odst. 4, § 3 a § 50 správního řádu, je však zjevné, že jeho námitky směřují k nedostatečnému nebo nesprávnému posouzení otázky pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení a totéž platí o žalobní námitce, že žalovaný nepostupoval v souladu s dosavadní praxí a neuplatňoval zásady, které uplatňovat měl. Za takovou praxi a uplatňované zásady lze jistě považovat kompenzační princip CANON, který se uplatní v případě určité míry podobnosti ochranných známek, resp. výrobků a služeb. Jestliže ve věci existuje podobnost či shodnost výrobku na jedné straně a určitá míra podobnosti mezi jedním (dle náhledu soudu nikoliv nevýznamným, ale podstatným) grafickým prvkem v napadeném označení a v namítané ochranné známce, daným vyobrazením čokoládového dezertu s ukousnutým rohem, je založen důvod pro aplikaci tzv. kompenzačního principu vyloženého v rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-39/97 Canon, který spočívá v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami, a naopak. Jinými slovy, když žalovaný nezpochybnil podobnost či dokonce shodu jednoho grafického prvku a při tom byla dána podobnost či shoda výrobků vyobrazených v přihlášeném označení a namítané ochranné známce, pak byl nasnadě postup prostřednictvím zásady CANON. Pokud tak žalovaný neučinil, jsou námitky žalobce poukazující na porušení citovaných ustanovení správního řádu důvodné.

52. Dle názoru soudu nelze v dané věci ani odhlédnout od rozhodnutí Městského soudu v Praze a Vrchního soudu, která žalobce přiložil na podporu své argumentace ohledně zaměnitelnosti kolidujících si označení.

53. Městský soud přisvědčil i námitce žalobce ohledně přiznané zaměnitelnosti kolidujících si označení v odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2014, č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, jež byla následně podle žalobce potvrzena též v soudním smíru schváleném Vrchním soudem v Praze ze dne 5. 1. 2016, č. j. 3 Cmo 257/2014 - 143, kde se distributor přihlašovatele, společnost Emco, zavazuje zdržet dovozu, distribuce a prodeje na území ČR a vývozu z ČR cukrovinek, jejichž obal obsahuje vyobrazení namítané ochranné známky a uznává práva žalobce k jeho namítané ochranné známce. V dané věci nelze odhlédnout od uvedených rozhodnutí městského soudu a Vrchního soudu, která žalobce přiložil na podporu své argumentace ohledně zaměnitelnosti kolidujících si označení. Ve schváleném soudním smíru mezi žalobcem a distributorem přihlašovatele, společností Emco (nikoliv mezi žalobcem a přihlašovatelem), uznala společnost Emco práva žalobce k ochranným známkám chránícím vzhled a tvar výrobku „kinder délice“ a k výrobku jako takovému, dále se společnost Emco zavázala zdržet se dovozu, vývozu, distribuce a prodeje na území ČR výrobků, které jsou podobné výrobku „kinder délice, zejména těch, které se skládají z kakaového piškotu … (atd.)“, odpovídajících danému vyobrazení oplatky na str. 1 usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 1. 2016, č. j. 3 Cmo 257/2014 - 143, a dále cukrovinkových výrobků nesoucích název „Bien Classic“ zabalených v obalu vyobrazeném na str. 2 rozhodnutí vrchního soudu. Byť se Městský soud v Praze v rozsudku č. j. 19 Cm 59/2013 - 80, který byl následně změněn usnesením Vrchního soudu v Praze o uzavřeném soudním smíru, i Vrchní soud zabývaly otázkou shodností obalů jiného výrobku, který se střetával na trhu (Mix Max -), na němž je vyobrazena cukrovinka ve stejné poloze a natočení a se stejně ukousnutým rohem, jaké má dezert v napadené i namítané ochranné známce, nelze nevidět, že se městský soud vyjádřil k otázce pravděpodobnosti záměny s označením žalobce právě v provedení vyobrazení dezertu s ukousnutým rohem. Vyjádřil názor, že k otázkám nekalé soutěže, které byly předmětem občanskoprávního řízení „nepostačuje záměna ve vyobrazení nakouslé sušenky“, tedy pravděpodobnost záměny výslovně seznal. Vrchní soud pak tuto úvahu nepopřel a jeho závěry se týkaly změny rozsudku Městského soudu v Praze z důvodu smíru v otázkách relevantních pro posouzení sporu ve věci ochrany proti nekalé soutěži, nikoliv z důvodu jiného názoru na záměnu označení. Jde tak o skutečnost, která se sice nevztahovala k předmětu řízení před Úřadem, nicméně šlo o další okolnost, která nasvědčovala náhledu na podobnost či shodnost části označení.

VII. Závěr

54. Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný pochybil ve skutkovém a právním posouzení věci v námitkovém důvodu dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, a proto napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

55. Vzhledem k tomu, že proti poskytnutí ochrany zápisem přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek v České republice postačoval oprávněný námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a ostatně otázka pravděpodobnosti záměny vstupuje i do dalších námitkových důvodů dle § 7 odst. 1 písm. b), c) a d), které se v dané věci staly spornými, nebylo důvodu a ani efektivní, aby se soud zabýval námitkami žalobce a argumentací žalovaného ohledně dalších námitkových důvodů dle uvedených zákonných ustanovení.

56. Soud rozhodoval bez nařízení jednání v souladu s dle § 51 s.ř.s., když účastníci řízení k výzvě soudu (žalovaný konkludentně a žalobce naposledy v podání ze dne 20.10.2020) s projednáním žaloby bez nařízení jednání souhlasili.

57. Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce měl ve věci úspěch, soud mu proto přiznal náhradu nákladů řízení. Náklady řízení tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč a náklady právního zastoupení. Náklady právního zastoupení tvoří odměna zástupci žalobce za 3 úkony právní služby (převzetí zastoupení, podání žaloby, replika) po 3.100,- Kč a 3x paušál 300 Kč dle § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. a § 13 odst. 3 cit. vyhlášky s připočtením částky DPH ve výši 2 142 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty z částky 10 200 Kč, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, činí tedy 15 342 Kč. Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz. Praha 27. listopadu 2019 JUDr. Naděžda Řeháková, v.r. předsedkyně senátu č. j. 9A 186/2017 - 119 USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Naděždou Řehákovou v právní věci žalobce: FERRERO S. P. A. sídlem Piazzale Pietro Ferrero I-12051, Alba (CN), Itálie zastoupená advokátem Mgr. Davidem Řehákem sídlem Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5 proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 ve věci žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. O-237708, č. j. O-237708/D16041179/2016/ÚPV, o opravě písemného vyhotovení rozsudku ze dne 27. 11. 2020, č. j. 9A 186/2017-84 takto: Písemné vyhotovení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2020, č. j. 9A 186/2017-84, kterým bylo ve výroku pod bodem I. uvedeno, že se žaloba zamítá a pod bodem II., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení se opravuje tak, že výrok rozsudku má správně znít: I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. O- 237708, č. j. O-237708/D16041179/2016/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení v částce 15 342 Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Davida Řeháka, advokáta. Odůvodnění Městský soud v Praze v rámci porozsudkové činnosti zjistil, že v písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti v uvedení nesprávného výroku rozsudku, který evidentně neodpovídá rozsudku, který byl ve věci vydán a vyhlášen. Skutečnost, že došlo ke zjevné nesprávnosti je zřejmá z odůvodnění rozsudku a z protokolu o hlasování, podle kterých se rozhodnutí žalovaného zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Tomu odpovídá i výrok o nákladech řízení. Ke zřejmé nesprávnosti došlo chybným automatickým přepisem údajů z jiných rozhodnutí vyhotovovaných v jiných věcech soudem. Z uvedených důvodů proto soud provedl opravu rozsudku podle § 54 odst. 4 soudního řádu správního.