Konf 20/2018

Rubrum

Konf 20/2018-7 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Simona, Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Ing. Radovana Havelce, rozhodl o návrhu Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi nimi a Úřadem průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, a dalších účastníků sporu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845: žalobce Němec s. r. o., IČ: 25637762, se sídlem v Štíhlách 2031/12, Praha, zastoupeného Ing. Vilémem Daňkem, patentovým zástupcem, se sídlem Vinohradská 45, Praha, a žalovaný Robert Lazna, IČ 15282899, místem podnikání Pilovská 1511, Praha, zastoupeného advokátem JUDr. Michalem Růžičkou, se sídlem Vinohradská 37, Praha, takto:

Výrok

P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845, j e s p r á v n í o r g á n .

Odůvodnění

1. Návrhem doručeným dne 29. 6. 2018 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále „zákon o některých kompetenčních sporech“), se Městský soud domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o některých kompetenčních sporech. Spor vznikl mezi ním a Vrchním soudem v Praze na straně jedné a Úřadem průmyslového vlastnictví na straně druhé ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845, vedené u městského soudu pod sp. zn. 2 Cm 39/2017.

2. Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

3. Žalovaný vzájemným návrhem ze dne 29. 9.2014 požadoval, aby městský soud vydal následující rozsudek: Konf 20/2018-8 I. Majitel ochranných známek č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE je povinen strpět užívání označení BETONEPOX, BETON-EPOX, BETONEPOXID, BETON-EPOXID a jakýchkoliv dalších složenin obsahujících slovní prvky BETON A EPOX pro směs betonu a epoxidu. II. Registrace ochranných známek č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE společností Němec s.r.o. a jejich užívání společností Němec s.r.o. vůči žalovanému je nekalým soutěžním jednáním. III. Ochranné známky č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE jsou neplatné.

4. Městský soud usnesením ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 2 Cm 16/2014, vyloučil vzájemný návrh žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a č. zápisu 324845 k samostatnému projednání. Usnesením ze dne 23. 11. 2017, čj. 2 Cm 39/2017–28, městský soud řízení o určení neplatnosti těchto ochranných známek zastavil pro nedostatek pravomoci. Dalšími výroky postoupil věc Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „ÚPV“ či „Úřad“) a vrátil žalovanému zaplacený soudní poplatek. Městský soud v odůvodnění odkázal na § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze kterého vyplývá pravomoc ÚPV prohlásit ochrannou známku za neplatnou. Proti rozhodnutí o zastavení řízení podal žalovaný odvolání. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. 3. 2018, čj. 3 Cmo 7/2018–47, potvrdil usnesení městského soudu. K námitce žalovaného vysvětlil, že sdílená pravomoc správního úřadu a soudu existuje pouze v případě, kdy Městský soud v Praze rozhoduje jakožto soud pro ochranné známky EU dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství a přímo použitelného nařízení. Vrchní soud odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu čj. Konf 14/2005–4, ve kterém byla řešena otázka pravomoci civilních soudů ve věcech zrušení a neplatnosti (dříve výmazu) ochranných známek. Zvláštní senát dospěl k závěru, že se jedná o vrchnostenský správní akt správního orgánu. Dále vrchní soud uvedl, že v dané věci nejde o spor o vlastnictví - tedy určení vlastnického práva ke známce, ale určení, zda nastaly skutečnosti, které mohou vést ke zrušení zápisu nebo prohlášení známky za neplatnou.

5. Městský soud následně postoupil věc Úřadu průmyslového vlastnictví. Úřad spis dopisem ze dne 21. 5. 2018 vrátil Městskému soudu v Praze. Uvedl, že není oprávněn řízení o návrhu provést, neboť ze znění návrhu vyplývá, že žalovaný požaduje prohlášení neplatnosti ochranných známek z důvodu, že její užití je jednáním nekalé soutěže. Domnívá se, že žalovaný má na mysli aplikaci § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách, dle kterého: „V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.“ Úřad dále uvedl, že rozhodnutí o neplatnosti má účinky ex tunc, zatímco zrušení ochranné známky má účinky ex nunc. S ohledem na okolnost, že ve sporu o nekalé soutěži nebylo rozhodnuto, není naplněna hypotéza dané právní normy. Úřad může zahájit řízení o zrušení ochranné známky až na návrh podepřený pravomocným rozsudkem. Konf 20/2018-9

6. Městský soud (navrhovatel) s postupem ÚPV nesouhlasil a podal zvláštnímu senátu návrh na řešení negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že ze vzájemného návrhu žalovaného vyplývá, že se před soudem domáhá celkem tří nároků. Žalovaný se dovolává neplatnosti ochranných známek z důvodu zápisné nezpůsobilosti, neboť podání přihlášky ochranné známky je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Argumentace ÚPV k nedostatku pravomoci k projednání věci se vztahuje k bodu II petitu vzájemného návrhu, který nebyl vyloučen k samostatnému projednání, zůstal součástí spisu vedeného pod sp. zn. 2 Cm 16/2014 a soud prvního stupně o něm rozhodl.

7. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním orgánem a soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

8. Podle § 1 odst. 2 zákona o některých kompetenčních sporech je negativním kompetenčním sporem ten, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. V nyní rozhodované věci popřely svou pravomoc Městský soud v Praze a Vrchní soud v Praze i Úřad průmyslového vlastnictví, jedná se proto o negativní kompetenční spor, k jehož projednání je příslušný zvláštní senát podle zákona o některých kompetenčních sporech.

9. Podstatou sporu v nyní projednávané věci je otázka, kdo má rozhodnout o návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranných známek.

10. Z § 31 a § 32 zákona o ochranných známkách vyplývá, že o návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti známky rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví. Z usnesení zvláštního senátu ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5, a ze dne 17. 1. 2006, čj. Konf 14/2005-4, na které odkázal též Vrchní soud v Praze, pak plyne, že rozhodnutí o výmazu ochranné známky je vrchnostenským správním aktem, který může vydat pouze správní orgán.

11. Úřad se domnívá, že vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný návrh odůvodňuje nekalosoutěžním jednáním, o kterém dosud dle jeho názoru nebylo rozhodnuto, nemá pravomoc o tomto návrhu rozhodnout.

12. Důvod, pro který je neplatnost ochranných známek namítána, však pro posouzení otázky, kdo má v dané věci rozhodnout, není podstatný.

13. Konstruuje-li § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách speciální důvod pro zrušení ochranné známky, a to existenci pravomocného soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, nemění to nic na skutečnosti, že o takovém návrhu, jakožto i o návrhu z jakéhokoliv jiného důvodu je oprávněn a povinen rozhodnout pouze Úřad průmyslového vlastnictví. Žádný zákon nesvěřuje pravomoc soudu (ať už v civilním či správním soudnictví) rozhodnout o návrhu na neplatnost či zrušení národní ochranné známky. Soudy rozhodující ve správním soudnictví jsou povolány pouze k následnému přezkumu rozhodnutí správního orgánu (srov. rozhodnutí zvláštního senátu zmiňovaná v odst. 10). Konf 20/2018-10

14. Pro rozhodování vymezených sporů týkajících se ochranných známek Evropské unie [§ 2 písm. c) zákona o ochranných známkách] má pak zvláštní pravomoc Městský soud v Praze dle § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství a čl. 123 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, jakožto soud pro ochranné známky EU. Nyní projednávaný případ se však týká národní ochranné známky zapsané v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.

15. Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o zrušení a neplatnosti ochranných známek dle § 31 a § 32 pouze na návrh třetí osoby. Není-li návrh důvodný, Úřad návrh dle § 31a odst. 3 či § 32b zamítne.

16. Skutečnost, že v době postoupení věci Úřadu průmyslového vlastnictví nebylo o zbytku vzájemného protinávrhu (tedy o tvrzeném nekalosoutěžním jednání žalobce) dosud soudem pravomocně rozhodnuto, není rozhodná pro určení pravomoci k rozhodnutí o návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné známky. Tato skutečnost se promítne pouze v důvodnosti takového návrhu. Podmiňuje-li § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách zrušení ochranné známky existencí pravomocného rozhodnutí soudu o nekalosoutěžním jednání, a pokud takové rozhodnutí není Úřadu doloženo, Úřad návrh dle § 31a odst. 3 zákona o ochranných známkách zamítne. Jedná se však o meritorní posouzení věci, tedy otázky, zda byl návrh na zrušení ochranné známky podán důvodně, nikoliv podmínku řízení. Pravomocné soudní rozhodnutí není podmínkou pro založení pravomoci Úřadu rozhodnout o návrhu. Pravomoc je Úřadu svěřena zákonem o ochranných známkách bez ohledu na důvodnost návrhu.

17. Na řízení dle zákona o ochranných známkách se dle § 45 téhož zákona aplikuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Na řízení o návrhu na zrušení ochranné známky dle § 31 a prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 zákona o ochranných známkách je třeba hledět jako na řízení o žádosti. Zamítnutí návrhu na zrušení ochranné známky či prohlášení její neplatnosti nezakládá překážku věci rozhodnuté.

18. Nad rámec výše uvedeného zvláštní senát podotýká, že ve vzájemném protinávrhu žalovaný odkazuje na § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách, týkající se zrušení ochranné známky, ačkoliv návrh petitu vyloučeného k samostatnému projednání, o kterém je nyní veden spor, zní na určení neplatnosti daných známek. V následujícím řízení by proto mělo dojít k vyjasnění, co žalovaný navrhuje a požaduje, neboť zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou má odlišné důsledky. Tato skutečnost však nic nemění na výše uvedených závěrech, neboť jak bylo konstatováno, Úřad průmyslového vlastnictví má pravomoc k rozhodnutí o obou návrzích.

19. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona o některých kompetenčních sporech závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Úřad průmyslového vlastnictví bude tedy dále pokračovat v řízení vedeném dosud u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845. Konf 20/2018-11 P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné. V Brně 12. února 2019 JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu